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国家工商行政管理总局商标评审委员会法务通讯总第66期(2015.8)
  2015年08月27日 来源: 商评委
 

国家工商行政管理总局商标评审委员会

法务通讯

2015)第2

(总第66)                                 20157

 

2014年商标评审案件行政诉讼

情况汇总分析

 

一、基本情况

2014年,商评委裁决商标评审案件11.6万件,当事人不服商评委裁决,向北京市第一中级人民法院和北京知识产权法院提起行政诉讼的案件计7452件,与2013年的1760件相比增长了324.41%,占商标评审案件裁决数量的6.4%;进入北京市高级人民法院二审程序的商标评审案件2015件,与2013年的881件相比增长了128.72%;进入最高人民法院再审听证程序或再审程序的案件58件,与2013年相比增加1件。2014年,商评委共收到法院一审判决4158份,二审判决1381份,再审判决52份。在法院已审结的案件中,不计因法院采信新证据和情势变更原因败诉的案件,商评委2014年一审胜诉率为83.9%,二审胜诉率为75.8%

二、主要特点

(一)评审案件应诉量大幅增加

2013年,为解决评审案件积压,确保新法实施后案件审理符合法定时限要求,商评委共审结完成商标评审案件14.42万件。因案件审结量大幅增加导致了评审决定、裁定打印、交邮时间延长,且我委收到法院起诉信息的时间一般为交邮日后三、四个月,具有一定的滞后性,导致部分2013年做出的评审决定、裁定,我委于2014年才收到法院的起诉通知。同时,2014年全年审理量仍保持在11.6万件的高位,使得我委2014年的一、二审应诉量大幅增加。

(二)商评委与法院分歧焦点与往年相比存在一定变化

从一审的败诉数据来看,2014年度主要败诉原因比例及其与上年的变化统计见下表:

 

2014

2013

商标近似

29%

26%

商品类似

16%

22%

驰名商标

10%

17%

十条一款(八)项“不良影响”

10%

5%

采信新证据

8%

7%

情势变更

8%

2%

其他在先权利

5%

8%

显著性

5%

4%

抢注在先使用并有一定影响的商标

3%

2%

文件送达举证

0.25%

2%

 

对上表数据分析可以看出,2014年,商标近似判定问题仍然是商评委败诉的第一大原因,占所有败诉案件的近三成,较2013年相比增长了3%。与2013年数据相比,比例下降较大的败诉原因分别是商品类似判定问题和驰名商标条款适用的问题。虽然这两个问题在商评委败诉原因中的比例仍然处于第二位和第三位,但已经分别由2013年的22%17%下降到16%10%。此外,因“损害他人在先权利”条款败诉的比例也有所下降,由2013年的8%下降为5%

值得一提的是,继因送达问题败诉比例在2012年激增至4%后,我委多次从举证的客观困难以及行政诉讼应兼顾行政效率原则的角度出发与法院进行沟通交流,2013年该比例下降为2%2014年该比例下降为0.25%。北京市高级人民法院20141月发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》中对送达问题做了明确规定,一方面,商标评审程序中邮寄的相关材料均应以当事人收到作为送达的标准,但另一方面,若商评委无法提供原告收到案件相关材料的证据,但被诉裁决理由和结论均无不当,原告除主张送达程序违法之外未提出实体上的主张或证据,或者其主张或证据明显不能成立,或者不属于本案审理范围的,可以在认定送达程序不当的基础上,判决驳回原告的诉讼请求。

2013年相比,比例上升较大的败诉原因主要有第十条第一款(八)项“不良影响”条款的适用和情势变更对此下文将详细分析。

三、具体情况分析

(一)商标近似的判定

2014年一审败诉案件中,因商标近似判定存在分歧导致法院一审撤销我委决定或裁定的案件比例占所有败诉案件的29%,较2013年相比增长了3%,仍然是我委第一大败诉原因。

在涉及商标近似判定的案件中,值得关注并深入研究的问题包括:商标实际使用情况对近似判定的影响,共存协议在商标近似判定中的考量,在相同近似判定中放弃专用权部分是否应予以比对。

1、商标实际使用情况对近似判定的影响

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下称《意见》)第1条规定:“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”

实践中,考虑商标使用情况,允许商标标识近似的商标共存的情况主要有两种,一是依据在后申请注册商标的注册人提交的使用证据,判定在后商标通过长期使用已经具有一定知名度,从而其与引证商标在市场上共存不易引起相关公众的混淆,不构成近似商标。典型案例之一就是(法国)拉科斯特股份有限公司、(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司与(香港)鳄鱼恤有限公司之间就鳄鱼图形商标和相关文字商标之间的共存。

二是在后注册的商标申请人有在先注册商标,其主张在后商标是在先商标的延伸注册,不会损害他人的利益。对此,北京市高院在(2014)高行(知)终字第1992号判决中明确表达了以下观点:“在先商标的申请注册并不必然导致在后商标应当获准注册,若在后申请注册的商标与他人在先注册商标形成商标法第二十八条所规定的情形,应当不予核准。商标的延伸注册应当从该标识所蕴含的商誉进行考量,若在先注册商标的使用及宣传所形成相关标识能够与商品来源的提供者确定一一对应关系,并且该商誉能够延展至在后申请注册商标标识的,则应当从在后申请注册商标是否会与他人在先申请注册商标造成相关公众混淆、误认的角度进行分析,若不构成对商品来源的混淆时,可以予以核准在后商标的申请注册。”在该案中,法院最终认定太太乐公司所提交证据并不足以证明其在先第3198511号“太太乐及图”商标所形成的商誉,足以使被异议商标与太太乐公司形成稳定的对应关系,从而与引证商标相区分,不会造成相关公众的混淆。在第7126321号图形商标异议复审案中,我委判定被异议商标与第3545930号引证商标近似,法院在一审程序中认为被异议商标可视为在先花图形的延伸注册,判定被异议商标与引证商标不近似。

本文认为,一方面,从《商标法》第三十条“禁止混淆”的立法目的出发,商标近似判定要以是否容易导致混淆作为判断标准,即使系争商标的标志本身与引证商标较为近似,若系争商标经过长期使用已经具有较高的知名度,形成了稳定的市场秩序,相关公众能够将之与引证商标相区分而不易产生混淆时,应判定系争商标与引证商标未构成近似商标,允许其共存。但是,另一方面,应严格掌握“已经形成稳定市场秩序”的判定标准和证据要求,将前述最高法院《意见》中的相关规定作为商标近似判定的个别例外情形加以适用,而不可随意降低标准,扩大适用,特别是在商标注册审查和异议程序中更应谨慎适用。具体原因在于:一是我国《商标法》实行商标注册制度,为避免与他人在先注册商标权相冲突,民事主体在申请注册和使用某商标时,应进行合理避让,尽量消除商业标志混淆的可能性,商标注册的公示性也为合理避让提供了的充分保障。对于尚处于商标注册审查和异议程序中的未注册商标而言,除非在案证据可以证明在引证商标申请注册日之前,其已经过持续使用形成了“稳定的市场秩序”而不致混淆,对依据引证商标申请注册日之后的使用证据请求获得近似商标标志共存的请求,应从其申请人未尽到合理的注意和避让义务的角度出发不予支持,否则法律为在先商标注册人预留的权利空间就会被不断侵占,背离我国《商标法》“注册在先”、“禁止混淆”的制度设计。二是实践中,即使标志近似的系争商标与引证商标在市场上长期共存,且已建立较高市场声誉,也并不必然排除相关公众对二者产生混淆的可能性,其市场声誉或许就是相关公众认为二者同属一家或存在特定关联关系而在相互依存中产生、建立的。因此,仅凭系争商标申请注册人提交的系争商标使用、知名度的证据是不能得出“已经形成稳定的市场秩序,相关公众能够将之与引证商标相区分”的结论的。系争商标申请人还应提供相关公众不易将系争商标和引证商标相混淆等证据予以证明。

2.对共存协议的考量

以下是2014年二审程序中,法院采信共存协议,判决撤销我委决定/裁定的部分案件。

96991119699112

驳回复审

我委判两商标近似,法院采纳共存协议判不近似。

1338452号、第1297905号引证商标

4866895

异议复审

我委判两商标近似,法院认为两商标具有一定差异,结合申请人在诉讼中提交的《同意书》,认定被异议商标与引证商标未构成近似商标。

 

国际注册第727873号引证商标

8972947

驳回复审

我委判两商标近似,法院认为两商标本身存在一定差异,结合申请人在诉讼中提交的《同意书》,认定申请商标与引证商标未构成近似商标。

国际注册第669480号引证商标

8287936

驳回复审

我委判两商标近似,法院采信诉讼中的证据,考虑引证商标二申请人出具同意申请商标注册和使用的同意书,且现有证据能够证明申请人与引证商标二的申请人系关联公司,认定申请商标与引证商标二不近似。

6574546号引证商标二

7846312

驳回复审

我委判两商标近似,法院认为两商标在标识上存在一定差别,两商标指定商品亦具有一定区别,同时考虑当事人之间签订的共存协议,判申请商标与引证商标未构成近似商标。

4932055号引证商标

 

实践中,在系争商标与引证商标明显构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标时,系争商标申请人有时会提交其与引证商标所有人之间达成的商标共存协议,依此请求判定准予系争商标注册。关于共存协议在商标近似判定中的作用,目前存在两种观点:一种观点认为,作为市场中的理性经济主体,在先商标权人签署共存协议时必然已经对系争商标注册不会损害其利益进行了判断,从商标权的私权属性和意思自治的角度出发,将在先商标权人签署共存协议视为对其私权的自由处分,除非有充分的证据证明共存协议侵害了消费者的利益,或者会损害公共利益或垄断公有资源(参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第281号判决)。另一种观点则认为,鉴于《商标法》的基本原则是避免相关公众产生混淆误认,而在申请商标与引证商标构成近似商标的情况下,即便双方达成共存协议,亦不会改变相关公众混淆误认这一后果,因此,共存协议不会使系争商标具有可注册性(参见北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第1174号判决)。

本文认为,虽然商标权是一种私权,但商标却承载了一定的社会公共职能,对消费者而言,借助商标可以大大降低其在市场上的搜寻成本。商标法律制度中的“禁止混淆”原则并非仅仅为了保护在先商标权人的利益,也是为了维护消费者的利益。因此,双方当事人签订了共存协议并不能成为系争商标获准注册的充分条件,但共存协议可以作为“排除混淆可能性的证据”加以考量。是否采信共存协议应考虑以下几个因素:一是商标的近似程度和商品的类似程度。若两商标构成使用在相同商品上的相同商标,则共存协议也不能排除混淆的可能性,不会使系争商标具有可注册性。

二是双方当事人对市场格局是否有明确的划分,并约定了避免混淆的合理必要措施。若共存协议仅仅是表明了在先权利人对他人注册商标的认可,而并无关于通过限定彼此商标使用的商品或者对市场格局进行划分等避免混淆的合理必要措施,则该共存协议并不能成为排除混淆可能性的充分证据。例如,在第8533178号“RAGE及图”商标驳回复审案中,申请人提交了与引证商标所有人之间达成的共存协议,商评委与两审法院均认为虽然共存协议指出申请人与在先权利人面向的消费者不同,但是申请人并未提供证据证明在先权利人并不在计算机游戏软件商品上使用引证商标。在申请商标与引证商标的标志本身以及使用商品等方面近似程度较高的情况下,有理由相信申请商标使用在计算机软件(已录制)等商品上与引证商标使用在计算机游戏软件商品上容易导致相关公众的混淆误认,两商标构成了使用在相同或类似商品上的近似商标。

三是共存协议不能存在明显损害公共利益的情形。在第7358249号图形商标驳回复审案中,商评委与北京市第一中级人民法院均判定申请商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标,申请人在二审程序中提交了其与引证商标所有人达成的商标共存协议。北京市高级人民法院虽然在二审判决中表达对商标共存协议的积极态度,但同时考虑到申请商标图形是化学分子结构领域众所周知的结构图形,属于公有资源。尽管双方达成了商标共存协议,但是申请商标将属于公有资源的分子机构图形使用在第5类原料药等商品上,会损害公共利益,不当垄断公有资源。因此,判定申请人关于其已与引证商标权利人达成共存协议,申请商标应予注册的上诉主张不能成立。

3. 在相同近似判定中放弃专用权部分是否应予以比对。

在第8540714商标驳回复审案中,我委认为申请商标与第8521444号引证商标构成近似商标。法院在一审程序中认为:“引证商标的文字部分WELLS FARGO已放弃专用权,故引证商标的商标专用权范围仅限于其图形部分。该部分不能阻碍申请商标的正当注册与使用,申请商标与引证商标未构成近似商标。对于文字部分其不享有商标专用权,即商标权人无权禁止他人使用该部分。既然对文字部分不享有商标专用权,其亦不能成为阻碍在后商标注册的有效比对部分。因为在适用商标法进行商标近似比对时,在先商标能够成为在后商标获准注册的权利障碍,在于在先商标早于在后商标获得注册商标专用权,即在先商标享有商标专用权是近似性比对的起点和基础,商标近似性比对的其他原则均要以满足此基本要件为前提。”故判定申请商标与引证商标未构成近似商标。

实践中存在商标注册人放弃商标某组成部分专用权的情形。台湾地区商标法第二十九条规定:商标图样中包含不具有识别性部分,且有致商标权范围产生疑义之虞,申请人应声明该部分不在专用之列;未为不专用之声明者,不得注册。可见,依据台湾地区商标法,放弃专用权部分应该是不具有识别性的部分,但是目前大陆地区商标法和商标法实施条例并未就商标注册人放弃商标图样部分专用权规定相关要求,因此实践中也出现了类似本案中引证商标这样放弃具有显著识别部分专用权的情形。就申请商标放弃部分专用权的情形,即使其为了获准注册放弃部分具有显著识别的图样,在对其进行比对时也应以其整体与他人在先商标进行比对。因为他人在先注册商标的权利是完整的,即使在后申请注册商标申请人放弃相同近似部分的专用权,就消费者而言也可能产生混淆,对此,实践中并无太大争议。但是对于类似于本案,在先注册的引证商标放弃了部分具有显著性部分的专用权,在对相同近似进行比对时,是应该仅比对其具有专用权的部分,还是应该就引证商标整体与他人在后申请注册商标进行比对,目前尚存在一定争议。

本文认为,厘清该问题还应从商标确权程序中对商标相同近似进行比对的立法目的出发进行分析。商标法第三次修改延续了商标局对商标注册申请进行相对理由审查的做法,这体现了商标法立法者保护商标专用权与维护消费者权益并重的价值选择。通过商标确权机关的审查,避免他人在后申请注册的商标与他人在先注册商标构成使用在相同或类似商品的相同或近似商标,这不仅是为了维护在先商标注册人的利益,更是为了维护广大消费者的利益,避免消费者产生混淆误认。因此,与商标侵权案件中需对在先注册商标的权利范围进行明确划分不同,在商标确权行政程序中,审查员在对商标近似进行比对时考虑的是两商标共存于相同或类似商品上引起相关公众混淆误认的可能性,只要具有这种可能性,即应判定两商标构成近似商标。即使引证商标中部分具有显著识别的图样已放弃专用权,但是还原消费者在市场上的实际消费状态时,其不会去查验该商标的注册证,其无从知晓该商标的某显著识别部分其实是放弃专用权的。在这种情况下,若他人在后申请注册的商标与该商标整体构成近似,则消费者仍然有产生混淆的可能。因此,在商标确权审查程序中,即使在先申请注册的商标放弃了部分具有显著识别性的商标图样,审查员也应就该商标整体与他人在后商标进行比对,判断消费者产生混淆误认的可能性。只有在商标注册人启动的商标侵权程序中,才应如一审判决中所述,划清其商标权的范围,对他人是否构成商标侵权进行实际的判断。

(二)商品类似的判定

2014年一审败诉案件中,因商品类似判定问题败诉的比例较2013年下降6%,这主要是由于2013年我委因商品类似判定败诉的案件中有超过一半的案件是有关第25类商品类似判定的,而在2014年的决定与裁定中,我委依据与法院达成的共识,对第25类商品基本是全部判定为类似商品,我委因此败诉的案件也大幅减少。但与此同时,商标确权行政程序中,商标评审程序与商标局注册审查程序、异议程序的统一协调问题也不应忽视。

往年因商品类似判定败诉的案件中绝大多数是我委依据区分表判定不构成类似商品/服务,而法院突破区分表,认为构成类似商品/服务。但2014年,我委突破区分表,而法院认为不应突破的败诉案件比例有较大增长,占败诉案件的5%,占因商品类似判定败诉案件的近三成,这是一个值得关注与探讨的问题。

虽然通过突破区分表,有效制止不当攀附他人知名度较高商标商誉的出发点是好的,但在具体的法条适用中,还应厘清商标法第三十条和第十三条第三款之间的界限。商标法在制度设计上,给予了普通商标和为相关公众所熟知的驰名商标不同的保护程度。虽然,现行商标法明确要求驰名商标应“按需认定”,意图减少驰名商标条款的不当适用;同时实践中,若商品客观属性关联性较强,且他人在先商标知名度较高、两商标高度近似,恶意攀附他人商标商誉的意图明显,可以突破区分表,判定构成类似商品,但商品类似的判定还应以对商品本身客观属性进行分析与对比为基础,包括主要原料、生产部门、生产工艺、功能、用途、销售场所、消费对象等。在具体评审案件的审理中,不应通过扩大性解释、判定“类似商品”,用第三十条取代第十三条三款的适用。对于商品客观属性差别较大,相关公众不易产生混淆,但是在不同商品上使用可能会使驰名商标所有人长期建立起来的该商标与指定商品之间的强烈联系被弱化或者丑化,或者不当利用驰名商标声誉的情况,还是应通过驰名商标条款给予跨类保护。

(三)注册驰名商标的跨类保护范围

现行《商标法》第十三条第三款为已注册驰名商标提供了“跨类保护”,但并非在案证据可以证明引证商标构成驰名商标,其即可以在其他四十四类商品或服务上均获得“跨类保护”。驰名商标获得“跨类保护”的前提是系争商标在与他人驰名商标核定使用的商品不相同或者不相类似商品上注册或使用,会误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。

依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条规定:“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。

虽然,目前商评委与法院已基本达成共识,对注册驰名商标保护不应仅限于“禁止混淆原则”,但就反淡化原则的适用还未形成统一明确的标准。

2014年,法院在若干商标行政诉讼案件中,认定“万宝路”为卷烟商品上的驰名商标,跨类保护至服装商品;认定“LV”为手提包商品上的驰名商标,跨类保护至车辆轮胎、自行车;认定“星巴克”为咖啡店、咖啡馆服务上的驰名商标,跨类保护至动物用化妆品;认定“特仑苏”为牛奶商品上的驰名商标,跨类保护至纺织品;认定“法拉利”为汽车商品上的驰名商标,跨类保护至眼镜商品;认定“李锦记LEE KUM KEE及图”为调味品、酱油商品上的驰名商标,跨类保护至洗衣用淀粉、洗发液、厕所清洗剂等;认定“念慈庵”为人用药商品上的驰名商标,跨类保护至化妆品、牙膏等;认定“狗不理GBL及图”为包子商品上的驰名商标,跨类保护至眼镜、太阳镜等;认定“费列罗”为巧克力、糖果商品上的驰名商标,跨类保护至沐浴用设备、压力水箱、澡盆、坐便器等。

本文认为,我委今后在适用商标法第十三条第三款时,应从商标法第十三条第三款的立法目的出发,对已注册驰名商标进行保护时,不应仅仅局限于从系争商标与引证商标指定使用商品之间的关联性出发确定驰名商标的跨类保护范围,而应从防止减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标市场声誉的角度出发判定驰名商标的跨类保护范围。对于如前述法院判决中所认定的,知名度高、独创性强、使用在日常消费品或服务上,相关公众为普通大众的驰名商标,在系争商标构成复制、摹仿或者翻译的情况下,对其保护的范围应适当放宽。

但同时值得注意的是,在强调对已注册驰名商标提供高标准保护的同时,也要防止驰名商标制度的滥用,随意扩张驰名商标的权利范围,造成驰名商标的“符号圈地”。法院在一审程序中在第7536464“珠江桥”商标异议复审行政诉讼案中,认定“珠江桥”为酱油商品上的驰名商标,跨类保护至工业用胶;在“雪花”系列商标异议复审案中,认定“雪花”为啤酒商品上的驰名商标,跨类保护至自行车、各种金属管道、金属建筑材料等商品;在第9377687号“雪花岩”商标异议复审案中,认定“雪花”为啤酒商品上的驰名商标,跨类保护至茶商品;在第3808930商标异议复审案中,认定“中信”为金融服务上的驰名商标,跨类保护至电动剪刀、非手工操作的手持工具等商品上。本文认为上述四个判决均存在值得商榷的地方。在驰名商标为非独创性词汇,或者系争商标与驰名商标存在一定差别,具有新的含义,商品客观属性相差较大,不易误导公众的情况下,应严格使用驰名商标反淡化标准,平衡驰名商标保护制度与社会公众选取公共字词资源作为商标的权利。

(四)第十条第一款(八)项“不良影响”条款的适用

商评委与法院在第十条第一款(八)项“不良影响”条款的适用上一直存在一定分歧,关于“可能导致消费者对商品质量、功能等误认”是否构成第十条第一款(八)项之“不良影响”问题上的分歧,应该会因商标法第十条第一款(七)项修改而得到基本解决。我委将依据第十条第一款(七)项的立法目的,针对案件审理实践中亟需解决的问题,尽快制定该条款的审理标准。

2014年因第十条第一款(八)项“不良影响”条款的适用败诉的比例由2013年的5%上升为10%,导致比例上升较大的主要原因是我委在若干案件中,对明显意图攀附他人商标商誉,但是无法适用2001年商标法第十三条、第十五条、第三十一条规定予以审理裁定的商标;或者存在非以使用为目的,大量注册商标的行为,但是当事人在法律依据中未提及2001年商标法第四十一条第一款,适用了第十条第一款(八)项“不良影响”予以规制,这些案件基本都被法院以法律适用错误予以撤销。

就有违诚实信用原则、直接损害了特定民事主体权益的标志,鉴于《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第三条明确规定了“如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形”。且“其他不良影响”条款属于禁用的绝对性条款,与《商标法》中保护在先商标权或其他在先权利的具体法律条款在性质上和依法请求保护的期限上均存在区别,为避免法律适用上“向一般条款逃逸”,破坏《商标法》不同性质的法律条款之间的立法平衡,此类标志还是应通过适用具体法律条款予以制止。2013年《商标法》首次明确了申请注册商标应当遵循诚实信用原则,其作为法律原则虽然无法在个案中具体适用,但是具体法律规则的解释与适用均应体现和贯彻维护诚实信用原则这一立法精神。对有违诚实信用原则、直接损害了特定民事主体权益的标志,应以维护诚实信用原则为指引,通过适用保护在先商标权或其他在先权利的具体法律条款予以有效制止,避免法律适用上“向一般条款逃逸”。

最后,就非以使用为目的,大量或多次抢注他人知名度较高或独创性较强商标以谋取不正当利益的行为,鉴于目前商评委与法院对其应视为是扰乱商标注册秩序的行为,构成了2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形已基本形成共识。且北京市高院在2014年的若干判决中也明确,虽然“以其他不正当手段取得注册”的条款仅存在于第五章“注册商标的无效宣告”,在第三十五条有关提出异议的具体法律依据中未包含“以其他不正当手段取得注册”的情形,但从本条款的立法目的和商标法体系解释的角度出发,在异议和不予注册复审案件中,可以参照适用第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定。因此,对此类情形适用“以其他不正当手段取得注册”条款予以规制更为合宜。

只是,在当事人未提及该条款,而仅仅主张对方当事人属于非以使用为目的大量注册,提出第十条第一款(八)项“不良影响”作为法律依据时,商评委可否根据当事人所主张的事实和理由,主动适用《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”条款予以规制?本文认为,商标代理人水平参差不齐,在评审案件的审理实践中,在当事人提出了引证商标,并明确系争商标的注册会造成混淆的情况下,即使当事人未明确提出商标法第三十条(2001年商标法第二十八条)为法律依据,我委也会主动引用该条款进行审查,且若不进行审查,在司法程序中就会面临败诉风险。对于当事人在相同或者类似商品上主张适用商标法第十三条三款规定予以保护的,若系争商标注册未满五年,即使当事人未主张商标法第三十条(2001年商标法第二十八条),我委也会从驰名商标按需认定的角度出发,适用商标法第三十条予以审查。北京市高院《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第一条第三款也明确商评委此种做法原则上不应认定属于适用法律错误。依此类推,特别是在商标法第十条第一款(八)项“不良影响”条款和第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”条款均属于法定绝对理由的情况下,若当事人明确主张对方当事人属于非以使用为目的的恶意注册,并提交了其注册大量商标的相关证据,我委主动适用第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”条款予以规制并无不当。

(五)适用商标法制止恶意抢注条款时商品类别的问题

在“泉天下”商标异议复审案中,我委认为在案证据可以证明被异议商标申请注册前,贵州全林企业集团房地产开发有限公司(以下称全林公司)将“泉·天下”作为其房地产开发项目名称已使用多年,并已具有一定知名度。被异议商标注册人与全林公司地理位置相近,其在不动产代理、住房代理、商品房销售等服务项目上申请注册被异议商标易造成相关公众混淆误认,构成2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形,裁定被异议商标不予核准注册。法院两审均认为,商评委认定被异议商标注册人在不动产代理、住房代理、商品房销售等服务项目上申请注册被异议商标构成2001年商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形并无不当。但是,被异议商标指定使用的保险、金融服务、委托管理3项服务与全林公司使用“泉·天下”标志所从事的房地产开发项目在服务对象、服务方式、服务内容等方面存在较大差异,不构成类似服务,被异议商标使用在上述服务上不会使相关公众发生混淆或误认,商评委的相关认定缺乏事实和法律依据。

在“西铝”商标异议复审案中,我委认为在案证据可以证明在被异议商标申请注册日之前,重庆博凯建材有限公司(以下称博凯公司)与西铝美万家公司、西铝公司签订了有关其在重庆区域代理销售西铝公司授权西铝美万家公司生产的“西铝”牌天花、集成电器、阴脚线等系列配套产品的三方经销协议,博凯公司构成西铝公司的代理人。被异议商标“西铝”使用在第35类广告、特许经营的商业管理、进出口代理等服务上易使相关公众认为上述服务与西铝公司生产经营的“西铝XILU及图”牌铝制产品关联密切,被异议商标的注册行为违反了2001年商标法第十五条的规定。同时,西铝公司提供的在案证据能够表明其商号“西铝”在铝制天花等商品所属行业中在先已具有一定知名度,被异议商标的注册会损害西铝公司的利益,已构成2001年商标法第三十一条所指的损害他人在先商号权之情形。法院两审均认为,被异议商标指定使用的“广告”等服务与博凯公司代理销售的“铝天花板”等商品不构成类似商品,在案证据也不能证明西铝公司在被异议商标申请注册日之前,在广告、进出口代理等服务上从事经营并具有一定知名度,因此,被异议商标的注册未构成2001年商标法第十五条和第三十一条所指情形。

为弥补商标注册制度的不足,维护诚实信用原则,商标法设置了第十三条第二款、第十五条、第三十二条等若干具体条款对恶意抢注商标的行为予以规制。一方面,我委应用足用好上述条款,有效制止商标恶意抢注,另一方面,上述条款也应在商标法注册在先基本原则的框架下予以适用,对未注册商标的保护不应超出商标法对已注册商标的保护范围。在商标法明确对除驰名商标外的注册商标保护范围限于相同或类似商品上的情况下,特别是商标法第十三条第二款对未注册驰名商标的保护也限于相同或类似商品,在适用商标法第十五条和第三十二条时,应对系争商标指定使用的商品与被代理人、被代表人商标以及他人在先使用商标使用的商品进行比较,只有当上述商品属于相同或类似商品时,才可适用第十五条和第三十二条裁定不予注册或宣告无效。对类似商品的判定,应从主要原料、生产部门、生产工艺、功能、用途、销售场所、消费对象等方面,以对商品本身客观属性进行分析与对比为基础进行判定。

(六)商标行政诉讼案件中的情势变更

实践中有时会出现我委在评审程序中认定事实与适用法律并无错误,但在诉讼中因引证商标被不予核准注册、因违反商标法有关规定或连续三年不使用被撤销、已经转让或期满未续展等原因,导致我委认定的诉争商标注册的权利障碍已不存在,上述情形一般统称为情势变更。2014年全年因情势变更导致败诉的案件比例为8%,较2013年上升6%。造成因情势变更而败诉案件数量出现大幅增长的原因主要是,2001年商标法并无评审案件审理需等待关联案件审理结果的强制性规定,因此,我委一般依据案件审理时商标的事实状态进行审理。在我委2013年和2014年评审案件审结数量较大,评审决定、裁定打印、送达以及应诉的周期较长的情况下,部分被诉案件中的引证商标在其他关联案件中被撤销或宣告无效,造成评审决定或裁定所依据的事实发生了变化。

现行商标法和商标法实施条例明确规定需要等待关联案件结果的,可以中止审理或者等待期间不计入审限。为了更好的保障当事人权益,我委在2014年新修订的商标评审规则第三十一条明确规定:“依照商标法第三十五条第四款、第四十五条第三款和实施条例第十一条第(五)项的规定,需要等待在先权利案件审理结果的,商标评审委员会可以决定暂缓审理该商标评审案件。”据此,对于当事人依据商标法和商标法实施条例的相关规定,明确书面请求我委中止或暂缓审理,等待关联案件审理结果的,我委会在确定案件具有关联性的基础上,予以支持。

同时,2014年新修订的商标评审规则第三十六条还规定:“在一审行政诉讼程序中,若因商标评审决定、裁定所引证的商标已经丧失在先权利导致决定、裁定事实认定、法律适用发生变化的,在原告撤诉的情况下,商标评审委员会可以撤回原决定或者裁定,并依据新的事实,重新做出商标评审决定或者裁定。”商标评审规则新增的上述两条规定可以较好的保障当事人,特别是驳回复审申请人的权益,大大降低我委因行政诉讼中发生情势变更事由而败诉的风险。

在因情势变更事由败诉的案件中,有两个问题值得关注。

一是适用情势变更情形的时间节点。因情势变更事由而败诉的案件中,绝大多数是法院依据行政诉讼中新发生的事实,判决撤销我委被诉决定,要求我委依据新的事实重新作出决定。但是,就最高人民法院在再审程序中,可否依据二审判决生效后新发生的事实,判决撤销二审判决,目前尚存在争议,相关判决中的观点也不一致。201111月,最高人民法院在(2011)知行字第59号行政裁定书中认为,“本案终身判决时引证商标依然是有效的注册商标,该商标专用权到期日是在终审判决之后,李意鹏以引证商标已失效为理由申请再审,要求商标评审委员会重新作出决定,没有法律依据。” 而20154月,最高人民法院在(2015)行提字第4号行政判决书中认为,本案中,引证商标二在二审判决作出前尚为有效的注册商标,且与申请商标构成核定使用在相同或类似商品上的近似商标,商标评审委员会决定、法院两审判决并无不妥。但是,在二审判决作出后,引证商标二已经因连续三年不使用被商标局撤销,且该撤销决定已生效。“由于本案为商标驳回复审行政诉讼,申请商标的注册程序尚未完结,在这一过程中,即本案中唯一的权利障碍已经消失,若仍以二审判决作出时的事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册,将导致显失公平的结果”,故最高院判决撤销商评委决定和法院两审判决。

本文认为,适用情势变更的时间节点以行政决定/裁定或者法院判决生效前为宜。在商标行政确权案件中,系争商标与引证商标的状态可能会出现商标变更、转让、期满未续展、被注销、撤销或者无效宣告等多种变化,确定适用情势变更的时间点,对于维护稳定的商标注册秩序,维护已生效法院判决或行政裁定的既判力具有重要意义。现行商标法明确规定,商标局作出的决定在法定期限内未进入复审程序或者商评委作出的决定或裁定在法定期限内未进入司法审查程序方可生效,即进入复审或司法程序的行政决定和裁定并未生效。在此情况下,后续的复审程序或者司法审查程序依据新的事实,作出不同的结论并无不当。但是,我国民事诉讼案件和行政诉讼案件均实行两审终审制度。在二审判决即为生效判决,行政机关已经执行该判决的情况下,最高人民法院依据当事人在二审判决作出后新形成的事实,判决撤销二审判决,会使得商标行政机关执行法院判决所产生的后续程序均归于无效,影响了商标注册秩序的稳定性;若在二审判决生效后,有第三人的相同或近似商标已经获准注册,执行最高院判决重新恢复系争商标的注册或准予初步审定,会造成属于不同当事人的相同或近似商标在相同或类似商品上共存的情形。特别是现行行政诉讼法第九十一条规定,当事人的申请,“有新的证据,足以推翻原判决、裁定的”,人民法院应当再审;虽然新民事诉讼法将申请再审的期限由两年缩短为六个月,但是依据民事诉讼法第二百零五条的规定,有第二百条第一项“有新的证据,足以推翻原判决、裁定的”情形,则应自知道或者应当知道之日起六个月内提出。即若当事人在足以推翻原判决、裁定的新的事实(如原案件中的引证商标被无效宣告,或者若干年后因连续三年不使用被撤销、因期满未续展被注销等)发生后的六个月内提出再审申请,人民法院是应当再审的。在此类再审案件中,若不以行政决定/裁定或者法院判决生效前为时间节点,为了维护个案中的公平后果,使商标注册秩序长期处于不稳定状态,从法律适用的效益上看是因小失大,得不偿失的。

二是何为情势变更事实的判定。在第10608705号“SENA及图”商标、第G910364号“JEFF BANKS及图”商标、第10608704号“ARBOLEDA及图”商标驳回复审行政诉讼案中,原告在一审程序中提交了引证商标转让至其名下的转让申请受理通知书,法院在一审程序中据此认为,根据原告提交的证据可以推定引证商标将转让至本案原告,故引证商标不应再构成申请商标的在先权利障碍,被诉决定做出的事实依据现已发生变化,本院依据新的事实对该决定的认定结论予以纠正。

本文认为上述做法值得商榷。首先,原告仅仅提交了商标转让申请受理通知书,商标转让尚未经商标局核准并公告,依据尚未发生的“事实”判定被诉决定做出的事实依据已发生变化于法无据。其次,依据商标法第四十二条,商标局在对转让注册商标申请进行审核时,需审查商标注册人对其在同一种商品上注册的近似商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似商标,是否均一并转让;对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局将作出不予核准决定。司法机关无权代商标局决定商标转让是否应予核准,且仅凭原告在诉讼程序中提交的转让受理通知书,是无法对该转让是否符合商标法第四十二条的规定进行审查的,司法机关“推定”引证商标将转让至原告,超越了职权范围,并缺乏基本的事实依据。

 

(撰稿人:徐琳)

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