国家工商行政管理总局商标评审委员会
法务通讯

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(总第30)                    200711

本期要讯

一、《商标法》第四十一条第二款中“恶意”的理解与适用

二、商评委认真研究驳回复审案件中的“共存协议”问题

 

《商标法》第四十一条第二款中“恶意”的理解与适用

 

我国《商标法》第十三条规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”根据《商标法》第四十一条第二款的规定,已经注册的商标违反本法第十三条规定的,自该商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该商标注册。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

在商标争议案件中严格适用题述条款,驰名商标所有人欲不受五年的时间限制,不仅要证明争议商标注册人采用了《商标法》第十三条规定的“复制、摹仿、翻译”等手段和争议商标“容易导致混淆”或者“误导公众,致使驰名商标所有人的利益可能受到损害”的后果,还必须证明争议商标注册人存在恶意。而恶意是通过行为等客观事实反映出来的争议商标注册人的一种主观心理状态,在证明上述手段和后果等客观事实之外,要求驰名商标注册人证明存在主观恶意对其未免过于苛刻,既不利于保护驰名商标,也不利于保护相关公众免于混淆或者误导。在讨论商标法修改时,商评委经认真研究认为,“复制、摹仿和翻译”等手段本身就已经足以说明注册人主观上具有恶意,并建议删除现行《商标法》第十三条有关手段的表述,修改为“申请注册的商标与他人未(已经)在中国注册的驰名商标相同或者近似”。

近期,在“太阳神”商标争议、行政诉讼的抗诉案件中,北京市高级人民法院再审判决[2007)高行抗终字第65号《行政判决书》]对《商标法》第四十一条第二款中的“恶意”进行了解释,认为“明知他人驰名商标的存在,出于商业目的故意摹仿他人驰名商标加以注册,并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益,就应当认定为具有恶意”。再审判决认为,在争议商标申请前,驰名商标所有人组织了几十次各种有影响力的大型品牌宣传推广活动,并在争议商标原注册人所在地区进行了十余次宣传活动,该原注册人应当知道引证商标(即驰名商标)的存在;争议商标[附图一]与引证商标[附图二]文字相同,字体书写方式及特征近似,足以表明争议商标原注册人具有摹仿、攀附引证商标的故意。因此,再审判决认定,争议商标原注册人明知引证商标的存在,却故意摹仿后予以注册,并据此支持了商评委关于争议商标“太阳神”原注册人具有恶意的认定。

再审判决关于“恶意”的解释与商评委的上述理解可谓殊途同归。因为,“复制、摹仿和翻译”的本义就包含了争议商标注册人知晓其复制、摹仿和翻译的对象——他人驰名商标的存在,如果争议商标与他人的驰名商标相同或者近似只是偶合,则难以认定构成复制、摹仿和翻译;再审判决的解释关于争议商标注册人因相关公众“混淆或误认”而获得利益的要求,则是适用《商标法》第十三条必须具备的条件之一。总之,从题述条款保护驰名商标、制止恶意注册的立法宗旨出发,对其中“恶意”的理解不宜过于严格,否则不利于制止侵害驰名商标利益的不正当注册。

 

      

[附图一]         [附图二]

 

商评委认真研究驳回复审案件中的“共存协议”问题

 

1016日召开的2007年第24次委务会上,商评委对驳回复审案件中的“共存协议”问题进行了认真研究。

根据《商标法》第二十八条的规定,申请注册的商标,同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。申请商标因违反本规定被商标局驳回后,申请人在驳回复审程序中与商标局引证商标(在先已经注册或者初步审定的商标)所有人签订申请商标与引证商标“共存”的协议,引证商标所有人同意申请商标在我国注册,申请人依据共存协议请求核准申请商标注册。

商评委经研究认为,《商标法》第二十八条的立法目的有二:第一,保护在先注册或者初步审定商标,避免商标权利冲突;第二,保护消费者利益,即防止相同或者近似商标出现在市场上,造成相关消费者混淆。商标权为私权,申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷,应当由当事人通过法律程序主张,在驳回复审案件中,申请人与引证商标所有人达成共存协议,已经消除了当事人之间的权利冲突。而且,申请人与引证商标所有人签订共存协议,表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”,并且可以推定其具有相互区分的善意。因此,对当事人之间的共存协议完全不予考虑,不尽合理。但是,保护消费者利益是《商标法》第二十八条的立法目的之一,也是我国《商标法》的立法宗旨之一,故在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分,共存是否容易造成消费者混淆。为此,需要综合考虑下列两方面因素:

第一,双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自的知名度。双方商标使用商品虽然在《类似商品或者服务区分表》的同一类似群组但类似程度较低,双方商标文字、图形或者其他组成部分存在近似之处,依照通常的审查标准,应当判定为近似商标,但是双方商标在整体上能够为消费者所区分的,可以允许共存,核准申请商标注册。反之,如果双方商标使用商品为同一种商品,或者是关联程度密切的类似商品,而双方商标文字、图形或者其他组成部分近似程度较高,消费者难以区分,则不允许共存,对申请商标仍予以驳回。

第二,双方商标的知名度。如果引证商标知名度较高,核准申请商标注册和使用容易造成消费者混淆的,对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度,该商标与引证商标虽然存在近似之处,但消费者能够将其与引证商标相区分的,可以核准申请商标注册。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:总局周伯华局长、李东生副局长

全国人大常委会法制工作委员会经济法室,国务院法制办教科文卫司,最高人民法院行政庭、民三庭、研究室,总局商标局,法规司,国家知识产权局专利复审委员会、北京市高级人民法院行政庭、民三庭,北京市第一中级人民法院民五庭、行政庭、研究室,中华商标协会、通达商标服务中心

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