国家工商行政管理总局商标评审委员会

法务通讯

2012)第2

(总第57)                                                                                               20124

 

2011年商标评审案件行政诉讼

情况汇总分析

 

一、基本情况

2011年,商评委裁决商标评审案件35043件,当事人不服商评委裁决,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的案件计1704件,占商标评审案件裁决数量的4.86%,较2010年的5.06%的起诉率降低0.2%;进入北京市高级人民法院二审程序的商标评审案件有903件;进入最高人民法院再审听证程序或再审程序的案件有56件。

2011年,商评委共收到法院一审判决1650份,二审判决940份,再审判决42份。在法院已审结的案件中,商评委2011年行政诉讼整体胜诉率为84.1%,其中一审和二审的胜诉率分别为88.1%76.9%,较2010年一审和二审的胜诉率分别提高了4%3.1%

二、主要特点

(一)行政诉讼案件数量趋于稳定且有小幅下降

2008-2010年,因商标评审案件的审结量大幅增加,导致评审案件应诉数量增长迅猛。2009年应诉量为前五年的总和,2010年应诉量比2009年又增加了53.4%,一审、二审与再审案件共计2828件。2011年,因商标评审案件审结量已基本稳定,且行政诉讼起诉率有所下降,行政诉讼案件数量停止了前几年大幅增长的态势,一审、二审与再审案件共计2663件,较2010年有小幅下降。

(二)行政诉讼胜诉率提高

2011年商评委应诉案件一审和二审的胜诉率分别为88.1%76.9%,在因情势变更或法院采信诉讼中提交的证据等非我委裁定存在瑕疵而败诉的总体案件比例较去年上升了3%的情况下,一审和二审的胜诉率较2010年仍分别提高了4%3.1%。这充分体现了商评委努力实现“五年达到国际水平”的任务目标,坚持质量与效率并重的举措取得良好成效;同时也体现了商评委与司法机关通过积极沟通交流,在案件审理标准上更趋一致。

(三)商评委与法院分歧焦点比往年更加集中

2011年度全年主要败诉原因比例及其与上年的变化统计见下表:

 

 

2011

2010

相同近似

29%

24%

商品类似

17%

12%

十条一款(八)项“不良影响”

8%

13%

三十一条前半段

7%

7%

三十一条后半段

7%

4%

情势变更

6%

3%

程序问题

6%

12%

显著性

5%

7%

三年不使用

2%

4%

 

对上表数据分析可以看出,2011年,商评委与法院的分歧焦点较2010年更为集中。其中,商标近似与商品类似的判定仍位列败诉原因的前两位,且比例较去年均上升了5%;因商标近似判定败诉的案件占总体败诉案件的29%,因商品类似判定败诉的案件占总体败诉案件的17%,两者相加共占败诉案件的46%

其他所占比例超过5%的败诉原因从高到低依次为十条一款(八)项、三十一条前半段、三十一条后半段、情势变更、程序违法和显著性判定。其中,因三十一条后半段“在先使用并有一定影响”认定和情势变更导致败诉的比例较之去年均提高了3%,其他条款所占比例均较去年有所下降。如因程序性问题导致败诉的案件比例由2010年的12%降至6%,因十条一款(八)项“不良影响”条款败诉的案件比例较2010年下降了5%,因撤销三年不使用制度中“使用”的认定存在分歧而败诉的比例较2010年下降了3%

三、败诉情况分析

(一)第十条一款(八)项“不良影响”的判定

2011年,商评委因第十条一款(八)项“不良影响”条款败诉的案件比例较2010年下降了5%,但仍以8%的比例列第三位。目前在“不良影响”的判定上,我委与法院主要有以下两个方面的标准亟需统一:

1.“可能导致消费者误认”是否会产生第十条一款(八)项之“不良影响”

《商标审查及审理标准》中明确将“容易使公众对商品或服务的质量等特点产生误认”列为构成“其他不良影响”的情形,法院也在若干案件的判决中体现了上述观点。例如,在“中煤及图”系列商标异议复审行政诉讼案中,一审法院明确表达了“对于容易使消费者对商品的质量等特点或其提供者的资质产生误认的标志,由于其可能影响消费者的利益,故可以视为有其他不良影响的情形,一般不应作为商标注册”的观点,根据异议人“中国中煤能源集团有限公司”(简称“中煤集团”)在全国相关行业领域内具有的较高知名度,认定被异议商标的使用易使消费者对商品特点或来源等产生误认,从而产生不良影响;在“九朝贡枣”商标驳回复审行政诉讼案中,一审法院认为申请商标易使消费者对商品的品质产生先入为主的判断,并在一定程度上影响其应当基于对商品品质的真实感受而作出的购买决策,会对社会公共利益产生消极的影响;在“Eye-Cept”商标驳回复审行政诉讼案中,一审法院认为申请商标用于片剂、医药制剂、医用营养品等指定商品上,可能导致相关公众对上述商品的功能产生误认,从而产生不良影响;在“姚明一代YAOMING ERA”商标异议复审行政诉讼案中,一审法院认为被异议商标在第二十五类服装、运动衫等商品上的注册及使用易使消费者认为该商标与篮球运动员姚明有关,具有不良影响;在“李兴发LIXINGFA及图”商标争议行政诉讼案中,一审法院、二审法院均认为“李兴发”在酒行业内具有一定的知名度和影响力,将其姓名作为商标注册在“酒精饮料(啤酒除外)”商品上,易使相关消费者将商品的品质特点与其本人或茅台酒的生产工艺相联系,从而误导消费者,造成不良影响。

但是在有些案件中,法院对于“可能导致消费者误认”会产生第十条一款(八)项之“不良影响”却持相反观点。例如在“COCA-COLA ITS THE REAL THING”商标驳回复审案中,商评委认为“THE REAL THING”译为“上等货;道地货;原装货”,易使消费者对商品的质量产生误认,依据第十条一款(八)项驳回申请商标的注册;但一审法院认为不管“THE REAL THING”译为“上等货;道地货;原装货”还是“真品、正品”,其含义均不会对社会的公共利益和公共秩序造成不良影响,申请商标的注册未违反第十条一款(八)项的规定。在“purelana及图”商标驳回复审案中,商评委认为申请商标整体可理解为“纯羊毛”,作为商标使用在纤维纺织原料、动物纤维等指定商品上,容易导致相关公众对商品的原料、品质等特点产生误认,从而产生不良影响;一审法院判决撤销商评委决定,商评委不服提出上诉,二审法院在判决中明确指出:“如果一个标志在某些商品或者服务上使用仅仅可能导致公众对商品特点或来源的误认,则不属于标志本身有不良影响”,即使本案申请商标使用在指定商品上有可能会导致相关公众对商品的原料发生误认,也不会因此对我国政治、经济等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。在“亚平YAPING及图”商标争议行政诉讼案中,争议商标核定使用的商品为第28类乒乓球拍,二审法院在认可“相关公众可能会认为争议商标核定使用的商品与邓亚萍存在某种关联”的情况下,仍认为“这种后果不会对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响”。此外,在“抗化板CHEMTOP”商标驳回复审行政诉讼案等案件中,法院也持上述类似的观点。

所谓“不良影响”是指对我国政治、经济等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响,对此商评委与法院并无分歧。但在具体商标授权确权案件中,如何对“社会公共利益和公共秩序”进行界定,目前商评委与法院尚缺乏统一标准;就《商标审查及审理标准》中归纳的可能构成“不良影响”的主要情形,法院亦并未形成统一认识。这是导致商评委与法院在“不良影响”条款适用上存在较大分歧,甚至法院在类似案件中法律适用标准也不统一的主要原因。

商标的基本功能是“标识自己,区别他人”,使商品生产者或服务提供者能够平等、有效的参与市场竞争。若某商标标识可能会使消费者对商品功能、质量、产地、来源产生误认,从而影响消费者的购买判断,则其不仅仅损害了不特定的相关公众的利益,还会使商标注册人获得不正当的市场竞争优势,损害同业竞争者的利益。此时,该商标已超越或背离了商标应有的区别来源之基本功能,其注册明显与我国现行《商标法》第一条明确提出的“保障消费者和生产、经营者的利益”之立法目的相悖,损害的亦绝非仅仅是特定民事权益主体的利益。在我国现行《商标法》并无规制“可能导致消费者误认”的商标注册的特别条款的情况下,将其纳入十条一款(八)项“不良影响”的调整范畴予以有效制止并无不妥。商评委与法院应在此问题上统一审查标准,在保护消费者利益、维护公平竞争的市场秩序等方面共同发挥积极作用。

2.商标中的企业名称与注册人实际名义不符的法律适用

当商标由企业名称构成或者包含企业名称,但该名称与申请人名义存在实质性差异时,相关公众容易对商品或服务的来源产生误认,此时该商标无法发挥正确指示商品来源的作用,缺乏可获准注册的正当性基础。《商标审查及审理标准》将此类商标注册列入“其他不良影响”的情形予以禁止,对此,法院在“FRENCHMANS GREEK”商标驳回复审行政诉讼案、“燕京银行YANG JING BANK” 商标驳回复审行政诉讼案等多件案件中均予以认可。

但是,就该标准的适用,目前尚存在一个难点需要商评委与法院进一步研究并统一标准,即若题述商标的注册申请人与商标标识中的“企业名称”权利人为关联企业或该商标注册获得了其授权许可时,此类商标可否准予注册?法院在相关案件中,对该问题并未统一认识。例如在“JOHNSONJOHNSON DIABETES INSTITUTE”系列商标驳回复审案中,商评委认为申请商标的中文含义为“强生糖尿病学院”,尽管该学院由强生公司创立,但因其与“强生公司”的名义存在实质性差异,二者为不同的权利主体,申请商标注册使用在医疗服务上,易使消费者对服务的来源产生误认,从而产生不良影响。一审法院支持了商评委的观点,认为即便强生糖尿病学院由强生公司创立并管理,但因其是独立的法人单位,强生公司注册申请商标可能会使相关公众对服务的来源产生误认,不利于我国正常的市场经济秩序的形成;对于强生公司关于其申请该商标注册已获得强生糖尿病学院的授权的主张,法院认为“当事人之间对于其私权利的处分不能排除申请商标的注册可能对我国政治、经济等社会公共利益和公共秩序产生的消极、负面影响”。一审法院在“欧洲期货期权交易所”商标驳回复审行政诉讼案中,亦表达了相同的观点。但是在“台新银行”系列商标驳回复审行政诉讼案中,法院认为申请人台新金融控股股份有限公司的企业名称中含有“台新”文字,其经营范围亦属于金融服务业,在其关联公司台新银行公司出具书面声明同意该商标申请注册的情况下,申请商标的注册并不会造成不良影响。在“2005 RINDO 紫铃 NAPA VALLELY RED WINE Produced and Bottled by KENZO ESTATE及图”商标驳回复审案中,商标注册申请人为一家日本公司,而商标中构成显著识别部分的“NAPA VALLELY”却为美国地名,商评委以会造成不良影响为由予以驳回。法院却依据申请人与美国NAPA山谷地区的一家酒厂签订的商标许可合同,认定申请商标指定使用的商品系制造于美国NAPA山谷的红葡萄酒,其实际产地与相关公众的认识并无不同,申请商标使用在指定商品上不至于使相关公众对产地造成误认。

对于前述问题,我委认为应从保护消费者利益,保障我国正常的市场经济秩序形成的角度出发,对商标中的企业名称与注册人实际名义不符的商标注册,以构成“不良影响”为由予以驳回。

(二)外文商标含义在可否注册判定中的考量

在商标授权程序中,在对外文商标的显著性、相同近似进行判定以及是否会产生“不良影响”进行审查时,主要以其第一或主要中文含义为依据,并需要考虑中国境内相关公众的一般认知水平。该原则也获得了法院的普遍认可,但是在具体适用中,仍有两个问题需要厘清:

1.如何确定外文商标的中文含义?

审查或评审实践中,虽然有时对于常见的外文词汇,审查员也知晓其含义,但是为了体现法律文书的严肃性和权威性,在确定和表述外文商标的中文含义时应借助一定的工具书或翻译工具,并需在裁文中明确注明含义的出处。我国现行商标法律法规及商标审查审理标准中并无关于工具书或翻译工具要求的规定。通常审查员会选择正规出版社出版的权威性较强的外文词典,为提高审查效率,目前对流行翻译软件或互联网翻译工具的使用也较为普遍。在商标评审和司法程序中,有时会遇到一个外文单词仅被某些词典或翻译工具收录,当事人则会举证其他若干较为权威的翻译工具中并未收录该词,此时应如何确定该单词的含义呢?前述众多的翻译工具在权威性方面是否有优先排序呢?

随着计算机和互联网的普及与广泛应用,越来越多的人会借助电脑上装载的翻译软件或互联网上的翻译工具获悉某外文单词的中文含义。虽然其权威性不及常见的正规出版的英文词典,但却因方便快捷的特点在适用的普及性上更胜一筹。因此,在判定某外文商标的含义时,二者孰优孰劣很难定夺。我委认为,对于外文单词含义的确定,无需穷尽一切的翻译手段,这既无必要,也不可能;同样,亦无需兼顾所有翻译工具的解释,即使某一外文单词在有些翻译工具中无法查到确切含义,但只要在其他工具中可以确定其中文含义,则不能将其视为无含义外文单词进行审查。法院在一些判决中也体现了这一观点。

例如,在“CORHART”商标驳回复审行政诉讼案中,原告提供证据证明《牛津字典》、《新英汉字典》、《牛津高阶英汉双解词典》、《朗文当代英语辞典》等工具书中均未收录申请商标,但是法院采信了商评委提供的证据,认为根据《金山词霸2007》(企业版)、海词网、《英汉技术科学词典》(第二版),申请商标的含义为“耐火材料”或“耐火砖”,使用在指定的耐火沙、炉用耐火砖等商品上缺乏显著特征,应予驳回。在“ISOPAR”商标驳回复审行政诉讼案中,原告举证在《牛津高阶英汉双解词典》、《朗文当代高级英语辞典》等常见的综合性词典和《新英汉化学化工大词典》、《英汉高分子科学词汇》等专业词典中均未收录申请商标。但是法院采信了商评委提供的证据,认为根据化学工业出版社的《英汉技术科学词典》(第二版),申请商标的含义为“(高纯)异构烷烃溶剂、异构烷烃馏分”,是指定使用商品“从石油中提炼的工业用碳氢化合物溶液”的通用名称,应予驳回,其他字典是否收录“ISOPAR”单词并不能否定《英汉技术科学词典》已将其作为商品通用名称收录的事实。

2. “相关公众的一般认知水平”的把握

在确定了某外文商标的中文含义后,还需结合中国大陆相关公众的一般认知水平对其可否获准注册进行考量。这符合一般公众对外文商标认知习惯的客观规律,即若该含义较为常见,则相关公众往往会将其与中文含义相联系;若超出了一般认知水平,为非常见单词,则相关公众更易将其英文本身视为商标,而不再寻求其中文含义的辅助记忆或呼叫功能。但何为“相关公众的一般认知水平”?目前尚缺乏较为客观的判定标准,这也导致商评委与法院在该问题判定上的分歧较大,法院在若干案件中也采用了不统一的标准。

例如,如前所述,法院在“CORHART”、“ISOPAR”商标驳回复审行政诉讼案中,根据申请商标的中文含义判定其使用在指定商品上缺乏显著性。但是在“YAMATO”商标驳回复审案中,商评委根据iciba网络词典、Online Dictionary、百度词典、Google搜索等互联网证据,认定“YAMATO”的主要含义为“大和人、日本人”,使用在餐刀、佩刀等指定商品上,易使相关公众对商品来源产生误认,造成不良影响。但是一二审法院均认为虽然“YAMATO”在部分网络搜索资料中被指向中文含义为“大和人、日本人”等,但《牛津高阶英汉双解词典》、《韦氏词典》《朗文当代高级英语辞典》等常用工具书均未收录该词条,且为中国消费者熟知的“日本人”所对应的英文形式为“JAPANESE, YAMATO”系较为生僻的外文词汇,其中文含义难以为普通社会公众所知晓,不会导致公众误认进而产生不良影响。在商标争议案中,商评委根据相关日汉词典判定争议商标为日语中“羊栖菜”的含义,已构成核定使用商品中海菜、羊栖菜的通用名称,依据《商标法》十一条一款(一)项,撤销了争议商标在上述两商品上的注册。但是一审法院却认为,争议商标为日文,虽然具有羊栖菜的含义,但是按照中国相关公众的一般外语水平,通常难以理解其含义,不会将其识别为商品的通用名称,故判决撤销商评委裁定。

对此,我委认为关于外文商标审查中“相关公众的一般认知水平”,在商标近似判定、显著性判定及是否具有不良影响的认定上,宽严标准应有所差别。若某外文商标具有确定的中文含义,且其主要含义为指定商品的通用名称时,对其应适用较为严格的审查标准;对外文商标进行是否具有不良影响认定时,亦应较相同近似判定更为严格。

(三)商标近似的判定

从商标评审案件接受司法审查以来,因商标近似判定而败诉的案件比例一直在所有败诉原因中居于首位,2011年,该比例则再次创下新高,占总体败诉案件的29%,较去年上升5%。对此,我们认为,一方面,虽然我委与法院在商标近似判定上的原则与标准上基本一致,但与其他法律条款的适用相比,商标近似与否的判定自由裁量度更大,因该问题导致的败诉无法避免,这同样也是发达国家和地区商标复审机构在司法审查中败诉的主要原因所在。另一方面,因商标近似判定败诉的比例较大提高,也说明了商评委与法院在其他相关条款适用上的分歧在减少。

在涉及商标近似判定的案件中,值得关注并深入研究的一个问题就是商标实际使用情况对近似判定的影响。不管是申请商标或被异议商标、争议商标(以下统称为系争商标),还是引证商标,其实际使用情况均是近似判定中的重要考量因素。

1.对系争商标实际使用情况的考量

最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条规定,“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序”。仅就适用《商标法》第二十八条对商标近似进行判定而言,我委认为该规定具有合理性。因为第二十八条是以保护商标区别功能、禁止混淆为立法目的,即使在后申请商标与他人在先商标客观上较为近似,但若在后商标经过使用,已经建立较高市场声誉和形成相关公众群体,即市场上的相关公众不致将其与在先商标产生混淆的情况下,应放宽对商标近似的判定标准,判定不构成第二十八条所述情形,这是对第二十八条立法精神的正确把握。在对系争商标使用情况进行考量时,有以下两个基本问题应予明确标准:

一是对系争商标使用情况判定的时间点。商标评审案件的事实认定中,有两个非常重要的时间点,一个是系争商标申请注册日,一个是评审案件审理时。一般情况下,系争商标申请注册日是十三条、十五条、三十一条等多数法条适用事实认定的基本时间点。但就本命题而言,鉴于考量系争商标使用情况的目的是为了维护既已形成的稳定市场状态,因此,在适用第二十八条对商标近似进行判定时,对系争商标使用情况进行判定应以评审案件审理时的事实状态为准。在“永和豆浆及图”商标驳回复审(见图一)、苹果图形商标异议复审(见图二)、“新财富NEW FORTUNE”商标异议复审(见图三)、“G2000”商标异议复审(见图四)、“营养快线”商标异议复审(见图五)等多件行政诉讼案中,法院均依据评审时的事实状态,认定系争商标经过长期使用已经具有一定知名度,其与引证商标在市场上共存不易引起相关公众的混淆,应予以注册。

   

 

二是认定已形成稳定市场秩序的考量因素。法院在“永和豆浆及图”商标等多件商标行政诉讼案件中,对认定已形成稳定市场秩序的考量因素进行明确详细阐述,认为应参考驰名商标认定的考量因素,包括申请商标的市场份额、销售区域、利税,商标的宣传或促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围,诉争商标受保护的记录以及其享有的市场声誉等要素;但其要求的知名度的程度无须达到驰名商标的驰名度的要求。上述标准较好的平衡了保护在先商业标志权益、避免引起消费者混淆与维护稳定市场秩序之间的关系,值得我委借鉴和采纳。

2.对引证商标实际使用情况的考量

引证商标的知名度是商标近似判定中的重要考量因素,引证商标知名度越高,其在相关公众中的印象就越深,相关公众在见到较为近似商标时产生混淆的可能性也就越大。因此,对于知名度较高的引证商标,其保护程度应较之一般商标更广,近似判定标准也应相对严格。需明确的是,与上一个问题不同,在对引证商标知名度进行考量时,应以系争商标注册申请时的事实状态为准。法院在“森海澜Senhailan”商标异议复审(见图六)、“KAISABOSSR”商标争议(见图七)、“FALIEYU”商标争议(见图八)、“Agosdantum”商标异议复审(见图九)、“HONYO”商标异议复审(见图十)等多件行政诉讼案中,均依据系争商标注册申请时引证商标已经具有较高知名度的事实,从严判定认定系争商标与引证商标构成近似商标。

 

 

(四)第三十一条前半段“在先权利”的认定与保护

1.著作权归属的认定

关于商标注册证和著作权登记证明在著作权归属判定上的证明力,目前商评委与法院已经基本达成共识,即注册证上载明的商标注册人信息仅仅是表明注册商标权的归属,不属于《著作权法》意义上的在作品中表明作者身份的署名行为,仅凭商标注册证不能证明其注册人享有该商标图样的著作权;因版权登记机关仅进行形式审查,仅凭系争商标申请注册日之后申请登记的著作权证书,即使其上载明的作品创作日在系争商标申请注册日之前,亦无法单独作为著作权归属的证明。但是,若著作权主张人提交了系争商标申请注册日之后登记的著作权登记证明,并加之以系争商标申请注册日之前的含有系争图样的商标注册证时,是否应该认可其对系争商标图样享有著作权?对于该问题,法院相关判决所依据的标准并不统一。

在““KP KIDS STUFF及图”商标争议行政诉讼案中,原告在诉讼阶段提交了在系争商标申请注册日之后获得的著作权登记证明文件,法院认为结合原告在评审阶段提交的其在系争商标申请日之前在日本获准注册的含有与系争商标图样实质近似的图样的商标注册证,可以证明在系争商标申请注册日之前,原告即对该作品享有著作权。在第3042469号“Boumpy”商标争议行政诉讼案中,一审法院也是综合第三人在系争商标申请注册日前在中国的商标注册证、在系争商标申请注册日之后形成的著作权登记证书、著作权转让合同等证据,认定第三人享有在先著作权。

但是在第3438976号图形商标和第1633246号图形商标异议复审行政诉讼案中,虽然在先著作权利主张人提交了系争商标申请注册日之后登记的著作权登记证明和系争商标申请注册日之前的含有系争图样的商标注册证,法院并未据此认可其享有在先著作权的主张。

我委认为,虽在先商标注册证和在后的著作权登记证明均无法单独证明在先著作权成立,但是二者结合可以相互弥补彼此证明力的不足,应视为当事人已经完成初步举证责任,若对方当事人无法提出相反的证据,则应认定在先著作权成立。实践中,许多商标图样作品的设计初衷即是作为商标使用,其著作权人可能无法提交公开发表或者创作底稿等证据,若实行过于严苛的举证责任,则会使第三十一条前半段无法正常发挥解决权利冲突的立法价值,不利于制止现实中较为突出的恶意抢注他人在先作品作为商标的不正当竞争行为。但是,值得我们继续研究和探讨的是,若认可上述证据的证明效力,因当事人可以在异议、争议甚至诉讼程序中去进行著作权登记,作为新证据提交行政机关或法院,则可能使不认可单独的在先商标注册证的证据规则失去了太大现实意义。

2.商号权的跨类保护问题

依照《商标审查及审理标准》,对在先商号权的保护,应以该商标在中国相关公众中具有一定知名度,系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆,致使在先商号权人的利益可能受到损害为前提要件,原则上商号权人提供的商品/服务应与系争商标指定使用的商品/服务相同或类似。值得注意的是,上述审理标准中对商品/服务类似仅为原则性要求,对在先商号权的保护,应以避免相关公众混淆,损害在先商号权人利益为出发点。尤其是考虑现代企业多元化经营发展的社会现实,消费者已经逐渐习惯于企业的跨领域、跨行业经营,若在先商号知名度较高、系争商标与在先商号高度近似且其申请人主观恶意明显,则对在先商号权的保护不应过于拘泥于其生产经营的商品或服务,可适当扩大范围至关联性较强、易使相关公众产生混淆进而损害商号权人利益的商品或服务。

在“世泰盛”系列商标异议复审案中,在案证据证明“世泰盛”是无锡市经营绸布的百年老店长期使用的字号,已被商务部认定为“中华老字号”,具有较高的知名度和美誉度。被异议商标申请人同处无锡市,且均从事纺织品及相关行业。商评委与一审法院均综合考虑“世泰盛”商号的知名度及显著性、被异议商标申请人的主观恶意、被异议商标与字号“世泰盛”完全相同等诸因素,判定申请注册在第7类印刷、纺织机等商品,第24类布、棉织品等商品、第36类保险、资本投资等服务,第39类货运、运输等服务,第43类住所(旅馆、供膳寄宿处)、咖啡馆等服务上的被异议商标不应核准注册。

在“小肥羊及图”商标异议复审案中,商评委认为虽然小肥羊公司的“小肥羊”商号在餐饮业具有一定知名度,但其提交的证据难以证明在被异议商标申请注册之前,该商号已在矿泉水等商品所属行业内使用,并具有一定知名度,消费者在看到被异议商标时不易与小肥羊公司的商号联系在一起,进而产生混淆,损害他人在先商号权。一审法院支持了商评委的裁定。但是二审法院认为“虽然餐饮服务与被异议商标指定使用的矿泉水等商品在商品种类存在不同,但是餐饮服务与被异议商标指定使用的矿泉水等商品之间的关联程度比较高,在小肥羊公司在餐饮行业有一定知名度的情况下,被异议商标指定使用在矿泉水等商品上易使消费者认为被异议商标指定使用的矿泉水类商品与小肥羊公司存在特定联系,进而对商品来源产生混淆误认”,故判决被异议商标的注册会损害小肥羊公司的商号权,不应予以注册,撤销一审判决和商评委裁定。

3.姓名权的保护

目前,关于姓名权保护的案件中,有两个问题值得思考与关注:

一是姓名权主张主体适格问题。

姓名权作为自然人的一项人身权利,自然应由其自行行使,因此,一般情况下,有权提出姓名权保护主张的主体应为其本人。但是,能证明与该姓名权具有利害关系的主体,可以提出姓名权的主张;若姓名权人明确授权第三人代为行使其提出商标异议或争议的权利时,应予以认可。除此之外,任何第三方都不具有在评审程序中主张姓名权的主体资格。

在“凯特·苔藓KATE MOSS”商标争议案中,模特KATE MOSS本人并未向商评委提出争议申请,而是出具授权书,授权商·史东公司作为KATE MOSS的“代理人及代表处理模特儿业务和其他商业活动”,同时“全权处理于中国地区之‘KATE MOSS凯特·苔藓’商标争议案申请(注册号3271558,类别:25)……全部所需递交之文件及任何须采取之相关申请行动”。商评委认可了商·史东公司的主体资格,但是一审法院认为,授权书中仅授权商·史东公司作为KATE MOSS的代理人处理本案争议商标的相关事务,并未授权其对KATE MOSS这一姓名享有任何实体上的权益,该证据无法证明商·史东公司有权以在先姓名权为由提起本案所涉争议申请。故判决撤销商评委裁定。二审法院认为,综合前述授权书和商·史东公司在二审程序中提交的KATE MOSS的声明书,足以认定模特KATE MOSS认可商·史东公司以自己的名义提起本案商标争议行为,更为重要的是,商·史东公司与“KATE MOSS”这一姓名具有商业上的直接利害关系,属于《商标法》第四十一条二款规定的“利害关系人”可以提起本案商标争议申请,故判决撤销一审判决,维持商评委裁定。

而在“泽塔琼斯ZetaJones”商标争议案中,争议申请人为卡瑞达资产有限公司(以下称申请人),为了证明其与泽塔琼斯的姓名权具有利害关系,申请人向商评委提交了其于2005415日以自己名义向商标局在第3941类商品或服务上申请注册“CATHERRINE ZETA-JONES”商标的申请书复印件。商评委与一审法院均认为申请人提交的上述证据仅能证明原告申请注册商标的情况,不能证明其系凯瑟琳·泽塔-琼斯这一姓名的利害关系人,因此申请人无权以争议商标损害了凯瑟琳·泽塔-琼斯的姓名权为由提起的商标争议申请。

2.姓名权保护中“恶意”的考量

依据《商标审查及审理标准》,姓名权保护的前提要件为:(1)系争商标与他人姓名相同;(2)系争商标的注册给他人姓名权造成或者可能造成损害。其中,“相同”是指使用了与他人姓名完全相同的文字,或者是他人姓名的翻译,在社会公众的认知中指向该姓名权人;未经许可使用公众人物的姓名申请注册商标的,或者明知为他人的姓名,却基于损害他人利益的目的申请注册商标的,应当认定为对他人姓名权的损害。

由此可见,在涉及在先姓名权保护的案件中,系争商标申请人的主观恶意是重要的考量因素,该姓名权人在社会公众中的知晓程度应是判定恶意的参考。在前述的“凯特·苔藓KATE MOSS”商标争议案中,申请人商·史东公司提交的用以证明模特“KATE MOSS”知名度的证据仅为阿里巴巴网站的网页打印件,上载有名为“名模KATE MOSS新宝姿代言人”的文章,该文章称“KATE MOSS这位从90年代开始就红极一时的模特,再度成为各大时装品牌的最爱,成为宝姿2002春夏代言人”。最终二审法院认为,“虽然商·史东公司仅提交了一份证据证明争议商标申请日之前KATE MOSS在中国的知名度,仅凭这一证据尚不足以证明其在中国具有较高的知名度,但鉴于KATE MOSS并非现有固定搭配的词汇,而荆胜强并未对争议商标采用这一词汇作出合乎逻辑的解释;鉴于争议商标申请人荆胜强作为服装行业经营者较之一般公众对于该行业具有更高的认知,且模特KATE MOSS曾为宝姿品牌服装2002年春夏代言人,因此可以判定荆胜强在第25类服装商品上注册争议商标具有不正当利用‘KATE MOSS’这一姓名营利的目的”,争议商标的注册及使用侵害了模特KATE MOSS的姓名权,判决维持商评委裁定。

(五)三年不使用撤销制度中“使用”的认定

如果商标注册人能够证明其在公开的商业活动中,将商标使用在了核定的商品上,但是其使用行为存在某些瑕疵,如违反了生产许可证、进出口许可证管理等有关法律法规的强制性规定,其使用是否会因此不被认可并进而导致撤销注册商标的后果,一度成为商评委和法院分歧的问题之一。对此问题,我委认为,首先,可以运用法律解释的方法来界定“使用”。(1)文理解释。我国《商标法》第四十四条第(四)项和《商标法实施条例》第三条是有关商标连续三年不使用撤销的相关规定,从上述规定较为明确的文字表述可以看出,只要商标所有人在涉案三年内曾经公开、真实“使用”商标,其行为就不构成《商标法》第四十四条第(四)项规定的情形,不得撤销该商标。(2)目的解释。《商标法》设置撤销未使用注册商标制度的立法目的是鼓励、督促商标所有人积极地使用其已获得商标专用权的商标,防止“商标囤积”、“商标抢注”等现象,清除确实闲置不用的“死亡商标”,为具有真实善意使用商标意图的市场主体依法申请注册和使用扫清障碍。该项制度所要解决的根本问题是商标“是否在使用”,而不是“如何使用”,更不是使用中是否存在不规范之处。即使该注册商标在使用中可能存在不规范之处或违反其他法律法规或部门规章等规定的行为,对其“使用”予以认可,亦并不必然导致“可能鼓励、纵容违法行为”。对上述行为,有关职能部门可依相关的法律法规或者部门规章对其定性并进行相应处罚;在《商标法》的范畴内,各级工商行政管理部门亦可依据第四十五条的规定予以规制。因此,要求在三年不使用撤销案件中对商标“如何使用”进行审查,是赋予该制度超出立法目的的意义。(3)系统解释。《商标法》第四十四条、第四十五条的规定可知,“连续三年不使用”条款与《商标法》在第六章“商标使用的管理”中其他意在规范商标使用行为的条款的不同,对其违反将导致注册商标的“立即死亡”,而不能适用“责令限期改正”等处理办法。因此对其适用应该慎之又慎,应依照其立法目的对“使用”做尽可能宽泛的理解,只要当事人具有真实的使用意图并“使用”了该注册商标,即不得撤销。

    其次,可以从商标行政机关的职能权限来界定“使用”。商标使用人在有关生产许可证、卫生许可证、进出口许可证等方面的瑕疵,与商标使用是不同的法律关系,应适用不同的法律规定,由不同的部门管理和认定违法,商标局和商评委无职权在“商标撤销及复审”的案件中对其直接予以认定和制裁。如果强加给商标行政机关对商标使用进行包括对是否违反其他法律、法规甚至多如牛毛的部门规章的全面审查,则是一方面强加给商标行政机关过重的审查负担,不符合《商标法》的立法精神和商标行政机关的职能权限,一方面也是对行政权力的任意划分,对本不属于商标行政机关职权范围的事项强行赋予其判定权和处罚权,违背了行政法“职权法定”的基本原则。

    因此,商标行政机关只有权依据《商标法》及其配套法规对商标是否进行了《商标法》意义下的合法使用进行审查,而没有权力亦无义务对商标使用是否违反其他法律法规及部门规章的相关规定进行全面审查。目前,在“卡斯特”商标撤销复审案再审程序中,该观点得到了最高人民法院的支持。

(六)第四十一条一款“其他不正当手段”的理解与适用

按照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十九条,“其他不正当手段”是指属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。在具体案件的审查中,就非以使用为目的,大量或多次抢注商标的行为是否构成“扰乱商标注册秩序”还存在着分歧。

在“海棠湾”系列商标争议案中,争议商标申请人为居住于海南省海口市的港籍自然人,在4143类上申请注册了十余件与海南地名、景观、物产有关的商标,其中就包括本案争议商标“海棠湾”。商评委认为争议商标申请人以不正当占用公共资源为目的,申请注册多件与海南地名、景观、物产有关的商标,扰乱了商标注册秩序,构成《商标法》第四十一条一款所述情形,应予撤销。但是,一审法院并未予以认可。在第1414600号图形商标异议复审案中,争议商标的申请人共申请注册了几十件商标,大多是国外相关行业内的有较高知名度的商标。商评委根据在案证据,认定争议商标的申请人具有一贯抄袭、模仿他人商标的主观恶意,引证商标申请注册较早且独创性较强,可以推定争议商标申请人是在知悉引证商标的情况下,申请注册了被异议商标等一系列商标,其行为扰乱了商标注册秩序,构成《商标法》第四十一条一款所述情形。但是,一审、二审法院均未予以认可,认为本案情形仅涉及特定权益人的利益,不应适用第四十一条一款。

但是在“蜡笔小新”系列商标争议行政诉讼案中,一审、二审法院根据在案证据,均认为在争议商标申请注册日之前,《蜡笔小新》系列漫画及动画片就在日本、香港和台湾地区播出并具有较高知名度。争议商标的原申请人诚益公司地处广州,毗邻香港,理应知晓“蜡笔小新”的知名度,仍将“蜡笔小新”的文字及卡通形象申请注册商标,主观恶意明显。同时,考虑到诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为,情节恶劣,其行为不仅违反了诚实信用原则,侵害了双叶社的特定权益,也扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序,极大地浪费了行政审查资源及司法资源,损害了公共利益。商评委认定诚益公司申请注册争议商标,构成《商标法》第四十一条一款所述“以其他不正当手段取得注册”的情形,结论正确。

目前中国社会上存在大量商标掮客,他们不以使用为目的,仅是为了不正当占用公共资源或者谋取不正当利益,大量申请注册商标。此类商标的注册不仅对推动经济发展毫无益处,还扰乱了正常的市场竞争秩序,浪费了大量的行政资源,造成恶劣的社会影响。商标行政机关和司法机关应该充分运用现有法条,对上述行为进行有效制止,涤清商标注册的社会环境。在针对前述主体所申请商标的复审案件中,不应过分纠结于系争商标的注册是否仅为损害特定民事权益主体的利益,而是应站在更加宏观的角度,从其不以使用为目的,大量恶意申请商标注册,扰乱了商标注册管理秩序,浪费行政审查资源及司法资源的角度出发,只要在案证据可以证明其申请注册系争商标具有主观恶意,就应综合考虑大量恶意申请注册商标的事实,认定系争商标的注册扰乱了商标注册秩序,构成了《商标法》第四十一条一款所述“以其他不正当手段取得注册”的情形。

(七)系争商标注册人被吊销营业执照的考量

实践中存在一定数量的商标,其注册申请人或所有人已经被较长时间的吊销营业执照,但并未办理公司清算及注销手续,也未向其他主体转让该商标。一审法院在“亞伯樂ABERLOUR”商标异议复审行政诉讼案中,认为被异议商标申请人已被吊销营业执照达四年之久,在此期间,其经营资格受到一定的限制,已不具备向市场提供商品或者服务的条件;且其并未及时办理公司清算及注销手续,也未向其他主体转让该商标,可推定其已无使用被异议商标的主观意图,从被异议商标尚未获准注册以及节约社会资源等因素综合考虑,认定被异议商标不应予以注册,判决撤销我委裁定。

我委认为,对前述商标的核准或撤销与否,不仅关系到提高商标确权行政效率,节约社会资源,也关系到相关市场主体的合法权益。在现行法律框架下,不宜直接以此为由不予核准注册或撤销注册,具体理由有二:一是据了解,在企业登记管理实践中,确实存在被吊销营业执照的企业恢复经营资格的情况;而且虽然企业被吊销了营业执照,但是依据《公司法》及相关法律规定,在其办理注销手续前,仍然享有处分自身财产的权利。因此,在系争商标主体尚未注销的情况下,直接不予核准或撤销该商标可能会剥夺被吊销营业执照企业的财产处分权或其他合法权益。二是在系争商标权利主体被吊销营业执照的情况下,第三人可以向商标局提出三年连续不使用撤销申请,以节约社会资源,而不宜在其他案件类型中仅以主体被吊销营业执照,推断其不再具有使用意图为由,予以撤销或不予注册。

(八)商标评审程序问题

1.证据交换举证问题

评审程序中,有时会出现答辩通知与材料并未被邮局退回,当事人未进行答辩的情况。部分当事人以未收到答辩通知书或仅收到申请书副本而未收到证据材料为由起诉我委剥夺其答辩权利、程序违法。例如在第4311057号“力诺宏济堂LINUOHONGJITANG”商标争议案,当事人主张仅仅收到了申请书副本,而未收到证据材料,我委举证了发出的《商标争议答辩通知书》,但高院认为“《通知书》中并未载明送达相关证据材料的内容”,商评委提交的证据不足以证明已向当事人送达了证据材料,故判决撤销商评委裁定。在第G808033号图形商标撤销复审案中,当事人主张未收到撤销复审申请书副本及证据材料,我委举证了发出的《撤销注册复审通知书》,但一中院认为仅凭《通知书》不足以证明已向当事人送达了相关评审材料,故判决撤销商评委裁定。

长期以来,因涉及大量评审文件邮寄送达,我委与邮局已建立专门的对接口,由邮局统一批量接收邮件,我委有理由充分信赖邮局的送达行为,而无需再一一索要送达凭证,且一一索要送达凭证在技术上亦不具有可行性。实践中,当事人只接收邮件而不答辩的情况大量存在,我委不可能一一查证是否属于未收到答辩通知的情形。即使极少数情况下因邮局原因未能送达当事人,相应的法律后果亦不能由我委承担。因此建议在我委已经举出相关邮寄证据,例如答辩或证据交换通知书、商标评审系统中详细流程打印件的情况下,不宜判决由我委承担送达的举证责任。例如在“哈里·波特HaLiBoTe”系列商标异议复审行政诉讼案中,一审、二审法院就根据商评委提交的商标审查流程打印件及《商标异议复审答辩通知书》两份证据,认定商评委能够证明已向原告的有效联系地址寄送了异议复审答辩通知书等相关材料,原告关于商评委并未向其送达《商标异议复审答辩通知书》的主张不能成立。

2.重审合议组的组成

在商评委执行法院生效判决,对相关案件重新进行审理时,应该重新组成合议组。考虑到工作实际情况,我委一般会在主审人员不变的情况下,更换另外两名合议组的成员,这种做法已得到法院的认可。例如,在“黑彩”商标重审异议复审行政诉讼案中,一审法院认为我委应完全更换合议组成员,以防止在先审查人员对案件形成先入为主的观念,从而影响行政执法的公正性;但是二审法院则认为,商评委在作出被诉裁定时,已经重新组成了合议组,更换了两名合议组成员,相关法律和行政法规并未规定商评委重新组成合议组进行审查的具体形式,因此,原审法院认为商评委并未另行组成新的合议组属于程序违法缺乏事实和法律依据。在“HIGHLY”商标重审异议复审案中,一审法院也认可了商评委的上述做法。

(九)法院对域外当事人驳回起诉的期限考量

域外当事人向人民法院提起行政诉讼需要提交经公证、认证的主体资格证明和委托手续,人民法院一般允许其在法定期限内提交了起诉状的情况下,在合理的期限内办理并提交相关材料的公证、认证手续。但有的域外当事人,在并无正当理由的情况下,在提交行政诉讼起诉状七八个月甚至更长时间内,并未及时提交相关材料的公证、认证手续。对此,法院在第G846194号“AVIRA”商标驳回复审案(超期7个月)、第5311362号图形商标驳回复审案(超期7个月)、第G910829号“ADICAST”商标驳回复审案(超期5个月)等多起行政诉讼案件中,均以超出合理期限,导致起诉已超出法定期限为由驳回起诉。但是在第6109082号“CARDONE”商标驳回复审行政诉讼案(超期10个月)、第1747278号“津泽ZINSSER ZS及图”商标异议复审行政诉讼案(超期9个月)中,二审法院却认为原审法院在已经立案后,认为原告已超出合理期限提交相关公证、认证手续,导致其起诉严重超出了法定期限,并据此裁定驳回原告的起诉没有法律依据,应予纠正。

对此,我委认为,针对域外当事人的特点,可以允许其在提交行政起诉状后的合理期限内,对相关公证、认证手续予以补充。但是,这种维护其诉讼权利的做法不应该为部分域外当事人不正当地利用,以拖延法院审判期限、等待引证商标失效。目前法律对“合理期限”并没有明确规定,对“合理期限”应由主审法院根据案件情况进行判断,按照一般常识进行推定。在域外当事人没有正当理由,在起诉后九个月或十个月后才提交相关公证、认证手续,已经明显超出办理上述手续的合理期限,一审法院驳回起诉并无不妥。二审法院以一审法院认为超出合理期限而驳回原告起诉“没有法律依据”为由撤销一审判决理由似不够充分。

 

(撰稿人:徐琳)