国家工商行政管理总局商标评审委员会

 

         法务通讯

2013)第

(总第60)                                                                                          20134

2012年商标评审案件行政诉讼

情况汇总分析

 

一、基本情况

2012年,商评委裁决商标评审案件5.2万件,当事人不服商评委裁决,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的案件计2525件,占商标评审案件裁决数量的4.86%,与2011年的起诉率持平;进入北京市高级人民法院二审程序的商标评审案件有919件;进入最高人民法院再审听证程序或再审程序的案件有52件。

2012年,商评委共收到法院一审判决2143份,二审判决903份,再审判决52份。在法院已审结的案件中,商评委2012年行政诉讼整体胜诉率为79.6%,其中一审和二审的胜诉率分别为82.3%和73.2%。

二、主要特点

(一)行政诉讼案件数量再次出现较大增长

自2008年以来,商评委的应诉案件数量经历了大幅增长和趋于平稳两个阶段。其中,2008-2010年,因商标评审案件的审结量大幅增加,导致评审案件应诉数量增长迅猛,2009年应诉案件共计1843件,2004-2008年五年行政诉讼量的总和。2010年应诉案件共计2828件,比2009年又增加了53.4%。2011年,因商标评审案件审结量与2010年基本持平,且行政诉讼起诉率有所下降,行政诉讼案件数量停止了前几年大幅增长的态势,一审、二审与再审案件共计2663件,较2010年有小幅下降。2012年,商评委创新工作机制,深化评审效能建设,案件审理量创历史新高,较2011年增长48.4%,这导致评审案件应诉数量再次出现大幅增长。2012年行政诉讼案件总量较2011年增长31.3%,其中二审与再审的案件数量与2011年基本持平,行政诉讼案件数量增长主要体现为一审案件,2012年一审应诉量较2011年增长821件,增幅为48.2%。

(二)商评委与法院分歧焦点与往年相比有较大变化

2012年度全年主要败诉原因比例及其与上年的变化统计见下表:

2012年

2011年

商标近似

24%

29%

商品类似

24%

17%

采信新证据

10%

3%

十条一款(八)项“不良影响”

6%

8%

十三条二款

5%

2%

三十一条前半段

5%

7%

显著性

5%

5%

送达举证责任分配

4%

0.7%

三十一条后半段

4%

7%

情势变更

0.8%

6%

对上表数据分析可以看出,2012年,商评委与法院的分歧焦点较2011年有较大变化。其中,比例明显下降的是因情势变更而导致的败诉,由2011年的24件下降为5件,仅占败诉案件比例的0.8%;双方在相同近似判定、第十条一款(八)项“不良影响”和第三十一条适用上的分歧也在缩小。这说明通过充分的沟通,我委与法院在存在情势变更的案件处理和“不良影响”条款的适用、第三十一条恶意抢注的判定标准、商标权与其他在先权利冲突的判定标准等方面逐步形成共识。

但是,更值得关注的是几个比例明显上升的败诉原因。一是因商品类似判定败诉的案件比例上升了7%,首次与商标近似并列成为我委败诉的首要原因之一。二是因法院采信新证据而败诉的案件比例上升较大,这成为除商标近似和商品类似判定以外第三大败诉原因。商评委与法院在行政诉讼程序中是否应采信当事人无正当理由未在评审程序中提交的新证据的分歧由来已久,但是往年因此败诉的案件数量并不大,占败诉案件总量的比例较低。2012年,商评委因此原因败诉的案件达到62件,比例由2011年的3%攀升至10%。三是我委与法院在评审材料送达举证责任分配上的分歧凸显,2012年因法院认为我委未完成评审材料已送达当事人的举证责任而败诉的案件共24件,占全部败诉案件的4%,而2011年因送达问题败诉的案件总数仅为3件,占全部败诉案件的0.7%。四是我委因十三条二款适用败诉的案件比例上升了3%,成为我委败诉的主要原因之一。

三、具体情况分析

(一)商品类似的判定

商评委与法院在类似商品判定问题上的分歧由来已久,且呈不断加大的趋势。2009年由于法院与我委在类似商品问题上意见相左而导致我委败诉的一审和二审案件合计有22件,占全部败诉案件的9%;2010年,仅一审因此原因败诉的案件就达36件,占一审败诉案件的12%;2011年,一审因此原因败诉的案件为38件,占一审败诉案件的18%;2012年,仅上半年因此原因败诉的一审案件就达到27件,占一审败诉案件的19%,下半年因商品类似判定败诉的案件数量和比例更是大幅攀升,分别为61件和25%。2012年,因商品类似判定败诉的案件首次与因相同近似判定败诉的案件数量持平,成为商评委败诉的首要原因之一。

法院与我委在商品类似判定上的分歧主要体现为以下三种情况:一是我委依据《类似商品和服务区分表》(以下称区分表)判定不构成类似商品/服务,而法院突破区分表,认为构成类似商品/服务,这是我委败诉的最主要原因。二是我委综合考虑恶意、商品关联性、引证商标知名度或独创性等要素突破区分表,判定构成类似商品/服务,而法院认为不构成类似商品/服务,例如在第1610058号“Midea”商标异议复审案中,我委突破区分表认定“、电筒、水龙头、浴室装置”等与“电饭锅、热水器、电风扇、抽油烟机、电磁炉、微波炉”等为类似商品,一审法院认为不构成类似商品;在第3752504号“HONG及图 ”商标异议复审案中,我委突破区分表认定灯、车辆灯与照明器构成类似商品,一审法院认为不构成类似商品;在第3210559号“MCS. AUTOMATIC”商标争议案、第3795195号“MGS. AUTOMATIC”商标异议复审中,我委突破区分表,认定“电动剪刀、电动刀”与“剪刀、剪切器、大剪刀”构成类似商品,一审法院认为不构成类似商品。三是我委依据区分表判定构成类似商品/服务,而法院认为不构成类似商品/服务,例如第G921363号“the power of being global及图”商标驳回复审案中,一审法院将同属于3908群组的“电力供应服务”与“汽车运输、贮藏、液化气站、运输”判定为非类似服务,判决撤销商评委决定。

关于商品类似的判定,有以下两个问题需要厘清:

1.区分表在判定商品类似问题上的作用

区分表是我国商标主管机关以WIPO提供的《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯分类)为基础,在长期商标审查实践中考虑了我国市场上商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面和服务的目的、内容、方式、对象等方面的因素总结而成,具有公开性、一致性和稳定性的特点。

区分表在商标注册程序和商标确权程序、商标侵权纠纷程序等不同程序中商品类似判定的作用应有所区别。在商标注册程序中,应以行政效率优先、兼顾公平为原则,在指定商品申报、商品分类和商品类似的判定上,以区分表为基本依据。2012年,商标局共受理商标注册申请164.8万件,审查商标注册申请122.7 万件,区分表对于方便和规范商标注册申请、提高商标注册审查效率、保证行政决定的一致性具有重要意义。

与商标注册程序不同,商标确权程序和商标侵权纠纷程序是为解决商标确权和侵权纠纷而设置的程序,在处理已经实际发生的商标权属争议或侵权纠纷的程序中,公平与效率的天平则应倾斜于公平,以追求法律适用效果的公平为价值取向,对商品类似的判定根据个案的具体情况综合判定。而且,区分表是以尼斯分类为基础制定的,从尼斯分类的名称《商标注册用商品和服务国际分类》可知,该分类适用于商标注册程序,旨在建立一个共同的商标注册用商品国际分类体系。因此,在商标确权程序和商标侵权纠纷程序中,对商品类似的判定可以参考区分表中的分类,不宜过于僵化。但同时值得一提的是,在商标确权程序中,区分表虽然原则上仅仅作为参考,但客观上仍然可以并发挥了重要作用。虽然我委2012年因法院突破区分表而败诉的案件数量上升较大,但是148件的总量在全部应诉案件中的比例为4.8%,在我委裁决案件总量中的比例仅为0.2%。这充分说明区分表中的商品分类基本符合商品的客观属性特点和消费者对商品分类的一般认知标准,在商标行政确权程序中参考区分表对商品类似进行判定,既可以大大提高行政工作效率,在绝大多数情况下也达到了客观公平。

综上,应客观认识区分表在商品类似判定中的作用。在注册程序中,应以效率优先为原则,严格按照区分表中的商品分类进行指定商品的申报、商标类别划分与商标注册审查。在商标确权程序和商标侵权纠纷程序中,则应优先考虑公平原则,以避免误导公众引起混淆、制止恶意抢注和恶意攀附他人商标商誉、打击商标侵权为目的,根据商品的客观属性和个案具体情况对商品类似与否进行综合判定,区分表可以作为参考依据,但不能僵化适用。

2.商品类似判定的考量要素

要析清商品类似判定的考量要素,应首先明确进行商品类似判定的目的现行《商标法》第二十八条规定:“申请注册的商标,……或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。”第五十二条第(一)项规定,“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”,属侵犯注册商标专用权。上述两个法条可视为是在商标授权确权审查和商标侵权纠纷中对商标是否近似、商品是否类似进行判定的依据,但是对这两个条款的理解绝不应仅仅局限于其字面含义,其实际上是“禁止混淆”原则在商标法中的集中体现。商标的基本功能是区别商品来源,因此对商标权的保护就必须以避免消费者混淆,导致商标区别来源的功能无法实现为前提。注册商标禁用权的范围是大于使用权的:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限;但是注册商标的禁用权范围则可以扩展至近似商标和类似商品上,只要这种使用可能会造成相关公众混淆。因此,对商标近似和商品类似的判定的目的是保护商标的区别功能,避免消费者产生混淆,对二者进行判定绝非字面含义上理解的仅仅是对商标标识或商品的相关客观属性进行比对,应以是否容易造成相关公众混淆为根本标准,对二者进行判定。

关于“类似”、“近似”与“混淆”的关系还可以参考我国台湾地区《商标法》混淆之虞审查基准第二点的规定,“判断二商标间有无混淆误人之虞,应参考之相关因素,经综合参酌国内外案例所提及之相关因素,整理出下列八项因素:1.商标识别性之强弱;2.商标是否近似及其近似之程度;3.商品/服务是否类似及其类似之程度;4.先权利人多角化经营之情形;5.实际混淆误认之情事;6.相关消费者对各商标熟悉之程度;7.系争商标之申请人是否善意;8.其他混淆误认之因素”。 (参见下图 注1)

在商标评审程序中对商品是否类似进行判定,首先应考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象,服务的目的、内容、方式、对象等多方面因素,这些因素是判定商品或服务是否类似的必要因素,此时区分表应可以作为重要参考。但是,同时应根据案件情况,以避免造成相关公众混淆为原则,综合考虑引证商标的知名度或独创性、两商标的近似程度、复审商标申请人的主观意图等辅助因素。一方面,若依据区分表商品并非同一类似群,但引证商标知名度较高或独创性较强、两商标高度近似、复审商标申请人主管恶意明显,且商品关联性较强,则应以避免造成混淆、制止恶意攀附他人商标商誉为出发点,突破区分表,判定构成类似商品。但是另一方面,对商品类似的判定也不能片面强调上述辅助因素,而脱离商品本身的客观属性特点,忽视对必要因素的综合分析与客观考量。否则将超越第二十八条“禁止混淆”的立法本意,会破坏第二十八条和第十三条之间的立法平衡。例如我委认为,一审法院在第5707386号商标争议案中突破区分表,认定护发制剂与牙膏为类似商品;在第3937907号 商标异议复审案中突破区分表,认定“纸制和纤维制婴儿纸尿布、纸制和纤维制婴儿尿布裤、纸围涎”与“消毒纸巾”为类似商品;在第4001262 商标异议复审案中突破区分表,判定复印纸与书本为类似商品;在第3888889号商标异议复审中突破区分表,把皮带和马具认定为类似商品;在第4077774号商标异议复审中突破区分表,把指甲刀、剃须刀等与化妆品判为类似商品,就实际上为引证商标提供了驰名商标保护水平相同的跨类保护,超越了商标法第二十八条的适用范围。

因此,对商品类似的判定应综合考虑必要因素与辅助因素,在充分考虑商品客观属性关联性的基础上兼顾辅助因素。同时,在突破分类表的案件中,应对商品类似判定的考量因素进行全面阐述。虽然商标类似判定以个案为原则,但是对突破区分表缺乏全面析理会使判断标准显得简单随意,难免造成实践中的认识混乱。

(二)行政诉讼程序中新提交证据的采信问题

所谓“新证据”,是指当事人在评审程序中未提交,而在诉讼程序中提交的证据。新证据分为两种,一种是新形成的或确有正当理由未在评审程序中提交的证据,一种是没有正当理由未在评审程序中提交的证据。目前,我委因新证据败诉的案件绝大多数是因为法院采信了当事人无正当理由未在评审程序中提交的证据,下文所指的新证据仅指此类情况。

目前,法院对新证据是否应予采信主要有以下三种作法:一是不予采信,例如在第6987966号“玫瑰堡ROSE TOWN”商标驳回复审行政诉讼案中,一审法院认为:“行政诉讼案件应以被告作出该行政行为时所依据的证据、即行政相对人在评审阶段提交的证据为依据。行政诉讼证据规则六十条三项规定,原告或者第三人在诉讼程序中提供的、被告在行政程序中未作为具体行政行为依据的证据,不能作认定被诉具体行政行为合法的依据。因本案证据材料未在评审程序中提交,且陈桂峰未做出合理解释,且部分材料已超出法院指定举证期限,故不予采信。”在第3725740号“沙宣SHAXUAN及图”商标异议复审行政诉讼案中,我委认为在案证据不足以证明“沙宣”或“VIDAL SASSON”等引证商标在被异议商标申请注册之日前已经成为相关商品上的驰名商标,裁定被异议商标核准注册。宝洁公司在一审程序中提交了部分证据以证明引证商标驰名情况。一审法院认为,“根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五条的规定,人民法院审理行政案件,系对具体行政行为是否合法进行审查。本案中,宝洁公司在诉讼中新提交的证据,未曾在商标评审程序中向商标评审委员会提交,并非商标评审委员会作出第16488号裁定的依据,与本案对该裁定的合法性审查缺乏关联性,本院不予采纳”。在第3795193号、第3795092号“锐步RUIBU及图”商标异议复审行政诉讼案,第3657173号“OMNIA”商标撤销复审行政诉讼案,第6696745号“那须藤Nastex”商标异议复审行政诉讼案,第1067642号“INTEL及图”商标争议行政诉讼案,第4953633号“AXYS”商标驳回复审行政诉讼案,第7253010号“中华电信”商标驳回复审行政诉讼案,第4193035号、第4304627号“凯洛格”商标异议复审行政诉讼案,第6565747号图形商标驳回复审行政诉讼案,第7427071号“Elite Residences”商标驳回复审行政诉讼案,第4032670号“阿尔曼ARMAN”商标异议复审行政诉讼案等案件中,法院对原告在诉讼程序中的证据均不予采信。

二是直接予以采信。在此类案件中,法院采信的理由和具体作法也有所不同。一种是认为根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六条规定,行政诉讼程序中可以采信新证据。另一种是认为原则上不应采信,但是从实体公正和行政效率原则出发,予以采信,判决撤销商评委裁定,这种情况目前占大多数。2012年,在多个采信新证据的案件中,法院判决了由原告承担诉讼费用。例如第4040376号“天拖”商标异议复审行政诉讼案、第3828316号“顺源”商标异议复审行政诉讼案、第5653575号“神鸭”、第5653577号“鸭神”商标争议行政诉讼案、第4619581号“爱得利IVORY”商标争议行政诉讼案、第5604447号“宠物世界Chongwushijie”商标争议行政诉讼案等。

三是并不直接采信新证据,判令商评委重新对证据进行审查。例如在第1748888号“解百纳”商标争议行政诉讼案中,一审法院认为“虽然商标评审委员会做出的第5115号裁定程序并无不当,但由于中粮酒业公司、王朝公司、长城公司和张裕公司均在诉讼程序中提交了大量有可能影响商标评审委员会实体裁决结果的证据,如果不予考虑,不利于双方当事人合法权益的保障,尤其是有可能因此损害社会公共利益。据此,第5115号裁定应予撤销,商标评审委员会应当在考虑当事人提交的新证据的基础上,重新做出裁定。”二审法院维持了一审判决。在第4065658号“圣象及图”商标异议复审行政诉讼案中,商评委向异议复审被申请人(原异议人)圣象公司邮寄送达异议复审申请书及证据材料被邮局退回后进行公告送达,圣象公司未答辩。我委认定驰名证据不足,核准被异议商标注册。一审法院认为“圣象公司在诉讼程序中提交的新证据,因不是评审依据,故在诉讼中不应予以采信。但这些大量新证据均与本案争议角度问题直接相关,如不予考虑,不仅会对双方当事人的合法权益存在较大影响,而且存在违背客观真实的可能。在此情况下,如果简单维持涉案裁定,不但不利于查明客观事实真相,亦不利于保护各方当事人的正当权益。若直接采信新证据,将会导致行政审查程序损失,同样会损害各方当事人的程序权利和实体权利。鉴此,从保护各方当事人合法权益、确保客观真实与法律真实相一致的角度出发,为实现司法审判的法律效果和社会效果相统一,应由被告在综合原有证据以及各方当事人新提交的证据的基础上,重新对本案做出裁定。”二审法院维持了一审判决。在第4065660号“圣象及图”商标异议复审行政诉讼案中,与前案情况相同, 圣象公司在评审程序中未答辩,我委认定驰名证据不足。一审判决认为商评委程序合法,被诉裁定应予维持。二审法院认为“圣象公司在异议复审阶段未提交证据,故若法院直接对诉讼证据进行认定,会导致行政审查程序损失,损害各方当事人程序权利和实体权利。若对新提交的证据不予考虑,而是通过其他程序进行救济,势必与行政效率、保护行政相对人合法权益的精神相违背。判决撤销一审判决,撤销商评委裁定,由圣象公司承担一审、二审诉讼费。”

关于行政诉讼中新证据的采信,我委一贯认为应坚持行政诉讼证据规则的基本原则。针对商标评审裁定的司法审查是当事人针对商评委作出的裁定、以商评委为被告提起的诉讼,从其性质来说,应当属于行政诉讼。《行政诉讼法》第五条:“人民法院审理行政案件,对具体行政行为是否合法进行审查。”最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》的第五十六条规定,被诉具体行政行为合法但存在合理性问题的,人民法院应当判决驳回原告的诉讼请求。最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第五十九条规定“被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据,原告依法应当提供而拒不提供,在诉讼程序中提供的证据,人民法院一般不予采纳。”由此可见,行政诉讼应以审查行政机关具体行政行为的合法性为基本原则,而诉讼中新提交的证据并非被诉具体行政行为做出的依据,法院不应予以采信。

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六条规定“原告可以提供证明被诉具体行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的,不免除被告对被诉具体行政行为合法性的举证责任。”据此,在有些判决中,法院认为原告可以在行政诉讼程序中举证,法庭应予采信。我委认为,该条款仍是在以审查行政机关具体行政行为的合法性为前提的基础上作出的规定,不应作为法院可以在行政诉讼程序中采信新证据的依据。

有种观点认为,商标评审周期较长,而允许当事人补证的期限仅为三个月,这造成了当事人无法在三个月补证期满后补充提交有效证据,或在等待审查的期间,随着系争商标的使用案件情况发生了变化。我委认为,首先,如果在补证期满后又产生了新的证据,这属于当事人提交新证据的合理理由,商评委在实践中均允许当事人提交,在经过证据交换后予以采信。其次,虽然目前实施条例规定当事人的补证期为三个月,但是考虑到目前我国商标代理行业水平参差不齐、当事人商标法律知识不足的客观情况,从维护当事人合法权益的角度出发,如果该新证据可能影响案件的实体结果,则我委会在经过证据交换后予以采信。在若干案件中,法院也认为商评委采信此类新证据属于“确有正当理由”,不属于程序违法。因此,商标评审案件审理周期的长短并不是制约当事人能否在行政程序中充分行使举证权利的障碍,不能成为当事人在诉讼程序中提交新证据的合理理由。

对于新证据可能影响案件公正,且当事人没有其他救济途径的案件,考虑到商标评审诉讼案件较之普通行政诉讼案件的特殊性,从切实维护当事人合法权益、保证法律适用效果的公正性来说,可以给予当事人相应的救济机会。但是,实体正义的获得不应以牺牲程序正义为代价。追求实体结果的公正固然是法律设置和适用的根本目的,但是程序正义同样是人类法律制度的基本价值之一,它被视为“看得见的正义”。 通常情况下,实体正义关注的是个案结果的正义与否,而程序是一种超越个案的规则,通过保障法律适用过程的规范性,克服法律适用中可能出现的主观性与随意性。程序正义是实现实体正义的前提,不遵守或者缺乏程序正义的要件,也不是绝对不可能偶尔实现实体正义。但这样的正义是畸形的正义,不符合现代文明法制社会的要求,也不可能根本上实现社会实质正义。对商标行政裁定进行司法审查,是一种对行政行为的监督程序,是我国依据TRIPs协议规定,在当事人穷尽行政手段后赋予其获得司法救济的途径。司法审查对规范行政行为、保障当事人权益发挥了重要的作用,但是司法审查程序不能超越或替代行政程序。若法院在行政诉讼中以追求实体正义为目的直接采信新证据,这会造成另一方当事人的审级缺失,损害其正当合法权益。而且,大量在商标行政诉讼案件中直接采信新证据,从导向上会使当事人忽视行政程序的举证,造成行政程序的实质缺失。实践中也出现了代理人为了获取较之商标评审代理费更高的行政诉讼代理费,在行政程序中怠于举证,将关键证据留到行政诉讼提交以获得胜诉的案例。

因此,我委认为,对于当事人新提交的证据可能影响案件实体结果且无后续救济程序的案件,法院应在判决中作出充分说理,决定予以采信的,亦不宜直接在诉讼程序中予以采信,而是应尊重案件的行政诉讼属性,充分保障另一方当事人的权利,判决发回商评委重裁,并判令原告承担诉讼费用。对于同一当事人的若干关联案件,若发生代理人在某一案件中在诉讼程序中提交了足以影响实体结果新证据,但是在其后待审的关联案件中,仍未向商评委补充提交此证据而在诉讼程序中提交的,法院应判定其为最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第五十九条规定中“被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据,原告依法应当提供而拒不提供”的情形,不予采信新证据。

(三)评审材料送达的举证问题

送达是指法院、行政机关、仲裁机构等依法定程序和方式,将法律文书送交当事人、代理人或其他参与人的一种法律活动。根据《商标法实施条例》的规定,商标行政案件的送达方式主要有直接送达、邮寄送达和公告送达。送达制度的设置是为了保障当事人的知情权,使其能够收到与之利益相关的法律文书,以行使答辩权或获得其他救济的权利。因此,行政机关所承担的送达义务以保证文书能够送达当事人视为完成

商标评审案件的审理具有一定的特殊性,首先,评审案件以书面审理为原则,审查员无法通过开庭审理知悉相关法律文书是否已实际送达当事人。从行政效率和实际可操作性来看,我委也无法像司法机关一样通过寄送送达回证来获悉法律文书的送达情况。其次,商标评审案件审理周期较长,从我委发出答辩通知书到接受司法审查,一般都会超出《邮政法》规定的一年的查询期。因此,答辩通知书未退回且当事人未答辩的案件,若当事人在诉讼中提出并未收到答辩材料,我委是无法举证材料是否已经实际送达当事人的。因此,在行政诉讼案件中,一旦在答辩通知书未退回且当事人未答辩的案件中,当事人主张并未收到答辩材料,则我委就会面临因程序违法而败诉的风险。

从目前的实际情况来看,要从根本上解决邮寄送达的问题,必须做到在文书交邮后及时了解和掌握实际送达情况。这样一是可以完善评审工作机制和程序,对于确实不能送达当事人的情况,及时发现并予以补救;二是对于实际已经送达当事人的,及时取得证据,以避免后续诉讼程序可能出现的被动局面。目前,总局正在进行商标审查和评审三期系统的开发,应借此机会优化评审自动化系统,对发出答辩通知书,邮件未退回,当事人在规定期限内亦未予答辩的案件,定期打印清单,依据《邮政法》的规定,在交邮后的一年内,持该清单及交邮凭证,要求邮局查询邮件的实际送达情况。对于确实未送达至当事人的,应及时向当事人补送有关文书或在特殊情况下公告送达;对于已经送达的,应将查询结果予以留存,以备诉讼举证。

由于新系统的开发和相应程序完善尚需一定时间,在此之前,我委审查员在诉讼程序中应积极履行举证义务,在不能提交当事人已实际收到相关文书证据的情况下,应提交加盖交寄邮局印章的文件寄发证明。

(四)第十三条第二款驰名商标跨类保护的范围

依据商标法第十三条第二款,已在中国注册的驰名商标商标,可以获得跨类保护,前提是系争商标的注册或使用可能会“误导公众,损害驰名商标所有人的利益”。2009年实施的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下称《驰名商标司法解释》)第九条第二款规定,“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。

从2012年的法院判决来看,对于驰名商标的保护标准有明显提高,某些驰名商标跨类保护的商品类别跨度较大。例如,认定“伊利”为在牛奶和牛奶制品上的驰名商标,跨类保护至洗发水、计算机等商品;认定“ZIPPO”为在打火机商品上的驰名商标,跨类保护至汽车修理车间用成套手工具等商品、广告服务等服务;认定“百度”为互联网搜索引擎服务上的驰名商标,跨类保护至避孕套等商品;认定“卡西欧”为电子表、电子计算器等商品上的驰名商标,跨类保护至水龙头、家具用金属附件等商品;认定“佐丹奴”为服装上的驰名商标,跨类保护至卫生巾等商品;认定“七匹狼及图”商标为服装上的驰名商标,跨类保护至水管龙头、暖气片等商品;认定“宝马”为汽车上的驰名商标,跨类保护至服装等商品;认定“海飞丝”为洗发水上的驰名商标,跨类保护至电吹风商品;认定“乐天”、“LOTTE”为糖果、口香糖商品上的驰名商标,跨类保护至灯、冰箱、电熨斗、电源材料、果汁榨汁机等商品;认定“本田”为汽车上的驰名商标,跨类保护至非包装用塑料膜等商品;认定“锐步Reebok”商标为鞋等商品上的驰名商标,跨类保护至书籍、文具等商品。这些案件中,有我委也进行了跨类保护胜诉的案例,也有我委未跨类保护败诉的案例。

同时,在有的案例中,法院在认可引证商标具有较高知名度的情况下,判定相关商品与系争商标指定商品差别较大,不会误导公众,损害引证商标所有人利益;或者认为第十三条二款的四个适用要件应同时具备方能认定系争商标的注册违反了商标法第十三条二款的规定,在商品跨度较大的情况下,即使能够证明引证商标具有较高知名度,也无法适用第十三条二款,在此情况下即没有必要对引证商标是否构成驰名商标进行评判。如第3735340号“欧莱OUPOLAI及图”商标异议复审行政诉讼案中,一审法院认为可以认定“欧莱”商标在化妆品商品上具有较高知名度,但被异议商标指定使用的“花岗岩、大理石”等商品与化妆品不仅功能、用途等方面明显不同,且其面向的消费群体亦截然有别,不足以认为被异议商标与引证商标的共存,容易使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉。在第3157693号“潘婷PANTING”商标异议复审行政诉讼案中,二审法院认为可以认定“潘婷”商标在洗发水、护发素及护发制剂商品上具有较高知名度,但“洗发水、护发素及护发制剂”商品与被异议商标核准使用的“医用营养品、空气清新剂、蚊香、医用棉”等商品在功能用途、生产工艺、消费领域等方面相差甚远,相关公众一般不会在上述两种商品之间建立产源联系,故被异议商标的注册、使用并不会产生误导公众并损害宝洁公司利益的后果。在第4023247号“高路洁及图”商标异议复审行政诉讼案中,一审法院认为“为驰名商标提供跨类保护是我国为了适应国际条约的要求为广为知晓的商标提供的较普通商标更强的保护,但人民法院在判定是否能给予跨类保护的时候,应当考虑指定使用商品的关联程度,是否会导致相关公众的混淆、误认,是否会损害驰名商标注册人的利益等因素。本案中,原告提交的证据材料其目的是证明引证商标在牙膏商品上具有较高知名度,而被异议商标指定使用于油漆等商品,二者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面均差别明显,被异议商标不会导致相关公众对商品来源或者第三人与原告之间关系产生混淆、误认。在此情况下,人民法院没有必要对引证商标是否构成驰名商标进行评判”。在第3795193号“锐步RUIBU及图”商标异议复审行政诉讼案中,一审法院也采取了类似于“高路洁及图”案的观点,认为引证商标核定使用的商品为服装等,被异议商标指定使用的商品为第12类陆地车辆发动机、陆地车辆传动马达等商品,两者行业特征区分明显,差异巨大,被异议商标的注册使用,不足以导致相关公众误认为该商标与引证商标存在相当程度的联系,从而损害力宝克公司的利益。

驰名商标跨类保护的范围问题,不仅关系到相关权利人的利益范围划定,更直接体现了在现行法律框架下我国知识产权保护的水平。驰名商标经过长期使用、广泛宣传,在相关公众心中已经与其使用的商品或服务建立起了强烈的联系,这种商标与商品间的联系就是商标意义上的显著性,商标越驰名,与相关商品或服务联系就越强,该商标的显著性就越强。而若允许他人在其他类别的商品或服务上注册、使用与驰名商标相同或近似的商标,则会淡化、稀释该驰名商标在相关公众心中将其与相关商品或服务建立起的联系,即破坏了该驰名商标的显著性。正如前美国律师协会知识产权分会主席史密斯所说,“如果法院允许或放任‘劳斯莱斯’餐馆,‘劳斯莱斯’裤子,‘劳斯莱斯’糖果存在的话,那么不出10年,‘劳斯莱斯’商标的所有人就不再拥有这个世界著名的商标了。”(注2)因此,对于驰名商标是否需要跨类保护的考量因素,不应类似于以避免混淆为目的的商品类似判定,以商品的客观属性关联性判定为基础,而是应从保护驰名商标显著性的角度出发,禁止减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的商标注册或使用。对于使用在日常消费品或服务上,相关公众为普通大众的驰名商标,对其保护的范围应相对较宽,此时若仅从商品/服务的客观属性出发判定不具有关联性,判定即使驰名也不会损害驰名商标所有人利益,则属于逻辑倒置。对第十三条二款的适用,还是应先判断引证商标是否构成驰名商标,这是判定其他适用要件是否成立的基础。

(五)在先姓名权保护中的几个问题

未经许可,将他人的姓名申请注册商标,给他人姓名权造成或者可能造成损害的,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

依据目前的商标审理标准,在先姓名权保护的适用要件有二:1、系争商标与他人姓名相同;2、系争商标的注册给他人姓名权造成或者可能造成损害。目前实践中主要的困惑在于在先姓名权获得保护是否必须以系争商标与其姓名完全相同为前提?如何判定系争商标的注册会给他人姓名权造成损害,在先姓名权人的姓名具有较高知名度是否为判定可能构成损害的必要条件?

1.获得姓名权的保护是否以系争商标与其姓名相同为前提

实践中,我委对于姓名权的保护一般以系争商标与他人姓名相同为前提。对于与他人姓名读音完全相同,但文字并不完全相同的系争商标,若他人姓名具有较高知名度,一般会适用第十条第一款(八)项,不予注册或撤销注册;若系争商标仅为外国常见的姓氏或名字,与请求获得姓名权保护的他人姓名并非完全相同,一般会判定不构成对他人姓名权的损害。

在“IVERSON及图”、“IVERSON BASKETBALL”系列商标异议复审案中,我委认为IVERSON是普通外国姓氏,不能证明被异议商标的注册会损害NBA篮球明星Allen Iverson的姓名权。一审法院撤销了我委裁定。一审法院通过在案证据判定NBA篮球明星Allen Iverson在中国的相关公众中具有较高知名度且通常被称之为Iverson。同时认为,“综合原告提交的相关证据,本院对于第三人注册被异议商标所具有不正当目的持肯定态度。原因在于,由第三人注册的其他商标可以看出,其不仅注册了三十余件与Iverson有关的商标,其中有的商标中不仅包含文字,亦包含有运动员打篮球的图形,由此可知,第三人对Iverson与篮球之间的关系应有所认知。同时,与第三人有关的企业实际生产篮球鞋产品,且其企业网站中所作的宣传均在相当程度上指向NBA篮球明星Allen Iverson等情形亦可以佐证这一点。据此,本院合理认为,虽然Iverson为外国姓氏,但第三人应当知晓Allen Iverson为NBA篮球明星,其注册被异议商标具有不正当利用NBA篮球明星Allen Iverson声誉的目的,构成对Allen Iverson姓名权的损害”。

此案判决具有一定的合理性,对知名度较高的他人姓名的保护不宜僵化要求以系争商标与之完全相同为前提。对于在某一领域的特定公众中具有较高知名度的自然人,若系争商标中的姓氏或名字为特定公众对该自然人的常用呼叫,该姓氏或名字已经在该群体中与特定的自然人产生了对应关系,且系争商标指定使用的商品与该自然人具有较高知名度的领域密切相关,系争商标注册人恶意攀附他人声誉以谋取不当利益的意图明显,则可以判定该商标损害了他人的在先姓名权。

2. 请求获得在先姓名权保护的姓名是否必须具有较高知名度

关于获得姓名权保护是否应以该姓名具有较高知名度为必要条件,目前尚未形成统一观点。从目前法院的判决来看,在布兰妮系列商标争议、异议复审案、“保罗麦卡尼PAUL MC CARTNEY”商标异议裁定案中,一审法院均认为,判断系争商标是否会损害他人姓名权时,应当以该姓名权人在先具有一定的知名度为前提

但是,在“凯特·苔藓KATE MOSS”商标争议案中,申请人商·史东公司提交的用以证明模特“KATE MOSS”知名度的证据仅为阿里巴巴网站的网页打印件,上载有题为“名模KATE MOSS新宝姿代言人”的文章。二审法院认为,“虽然商·史东公司仅提交了一份证据证明争议商标申请日之前KATE MOSS在中国的知名度,仅凭这一证据尚不足以证明其在中国具有较高的知名度,但鉴于KATE MOSS并非现有固定搭配的词汇,而荆胜强并未对争议商标采用这一词汇作出合乎逻辑的解释;鉴于争议商标申请人荆胜强作为服装行业经营者较之一般公众对于该行业具有更高的认知,且模特KATE MOSS曾为宝姿品牌服装2002年春夏代言人,因此可以判定荆胜强在第25类服装商品上注册争议商标具有不正当利用‘KATE MOSS’这一姓名营利的目的”,争议商标的注册及使用侵害了模特KATE MOSS的姓名权,判决维持商评委裁定。在“ZANG TOI及图”商标异议复审案中,一审法院更是明确阐述了他人姓名在我国相关公众中是否被知晓并非侵犯姓名权行为成立的必要条件,认为:“我国法律对于姓名权的保护,主要以使用他人姓名的行为人是否具有不正当的使用他人姓名之目的作为考量标准,如果行为人具有上述目的,即可以认定其行为属于侵犯公民姓名权的范畴,而被使用的他人姓名在我国的相关公众中是否具有一定的知名度仅是判断是否侵犯姓名权行为的参考因素之一,该因素并非侵犯姓名权行为成立的必要条件”。

对姓名权的保护,应以系争商标的注册给他人姓名权造成或者可能造成损害为前提,最为常见的损害他人姓名权的形式即为将知名度较高的公众人物的姓名申请注册商标。一般的推理逻辑是,若自然人姓名在系争商标指定使用商品的相关公众中知名度较高,则可推定系争商标的注册会损害他人姓名权。但逻辑是否能够倒推,即凡是认定构成损害他人姓名权的,必然要求该姓名在相关公众中具有较高知名度,值得探讨依据《商标审查与审理标准》,“未经许可使用公众人物的姓名申请注册商标的,或者明知为他人的姓名,却基于损害他人利益的目的申请注册商标的,应当认定为对他人姓名权的侵害”。在“ZANG TOI及图”商标异议复审案中,原告冼书瀛在国外已经获得相关奖项并参加多个具有影响力的时装发布会,且在被异议商标申请日之前,其申请人与冼书瀛、瀛马公司已经就“ZANG TOI”品牌进入中国市场进行了商务联系等要素。本案即属于审理标准中“明知为他人的姓名,却基于损害他人利益的目的申请注册商标”的情形,应认定被异议商标的注册会造成对冼书瀛英文姓名权的损害。

(六)在先商号权保护中的几个问题

1.商号权可否获得跨类保护

将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标,容易导致中国相关公众混淆,致使在先商号权人的利益可能受到损害的,应当认定为对他人在先商号权的侵犯,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。通常情况下,在先商号的知名度限于该企业的经营范围内的相关公众中,因此,对商号权人提供的保护范围原则上限于与其提供的商品/服务相同或者类似商品/服务。

从2012年的司法判决来看,目前对于商标权保护新趋势是严厉打击恶意抢注,对商号权的保护不再拘泥于与其提供的商品/服务相同或者类似商品/服务。例如,在第4133399号“赛科医疗”商标异议复审案中,二审法院采信赛科药业公司在二审程序中提交的新证据,认为在被异议商标申请注册前“赛科”商号在医药领域具有一定的知名度和影响力,虽然赛科药业公司以生产、销售药品为主,而被异议商标注册在医疗器械产品上,药品和医疗器械属于不同的商品类别,但药品和医疗器械关联度很高,二者的经销渠道、消费对象也高度重合,“赛科”商号在医药行业的知名度能覆盖到医疗器械领域,被异议商标的注册和使用易使消费者对商品来源产生混淆误认,对“赛科”商号造成损害,被异议商标不应核准注册,判决撤销一审判决和我委裁定。在第4213226号“锡林小肥羊欢乐城”商标争议案中,一审法院将内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司在先的在餐饮服务上有较高知名度的“小肥羊”商号跨类保护至饭店管理、饭店商业管理服务上;在第3684493号“精工”商标异议复审案中,一审法院将精工控股株式会社在先的在钟表、精密计时器商品上有较高知名度的“精工”商号跨类保护至铂(金属)、宝石(珠宝)等商品上;在第3698897号“童涵春”商标异议复审案中,一审法院将上海童涵春堂中药饮片有限公司在先的在中药商品上有较高知名度的“童涵春”商号跨类保护至非医用营养液、非医用营养膏等商品上;在第1977158号“杰隆及图”商标争议案中,一审法院将漳州市杰龙机电有限公司在先的在电动卷帘门、窗商品上有较高知名度的“杰龙”商号跨类保护至传动装置(机器)、电控拉窗帘装置等商品上;在第3338546号“TDK及图”商标异议复审案中,二审法院将TDK株式会社在先的在电子元器件等商品上有较高知名度的“TDK”商号跨类保护至照明器、热水器、冰箱、水龙头等商品上。

对在先商号权的保护,应以避免相关公众混淆,损害在先商号权人利益为出发点。尤其是考虑现代企业多元化经营发展的社会现实,消费者已经逐渐习惯于企业的跨领域、跨行业经营,若在先商号知名度较高、系争商标与在先商号高度近似且其申请人主观恶意明显,则对在先商号权的保护不应过于拘泥于其生产经营的商品或服务,可适当扩大范围至关联性较强、易使相关公众产生混淆进而损害商号权人利益的商品或服务。

但同时,应注意所谓的在先“商号权”其实并非法定权利。依据《反不正当竞争法》第五条第(三)项和《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款的规定,对具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号可以予以保护。因此所谓的“商号权”实质上是一种在反不正当竞争层面上的法定权益,以其来对抗法定权利商标权,不宜保护范围过宽。在商号知名度较高、恶意明显的情况下,对商号权可以跨类别保护,但应参考前述类似商品判定的基本原则,限于关联性较强的商品或服务上,对商号权的保护范围不应该超过未注册驰名商标的保护范围,不宜达到更不应超过已注册驰名商标的保护范围。

2.企业名称简称可否获得商号权保护

对于企业名称中含有区别性字号的,对该企业名称的保护一般体现为保护在先的字号。但是对于某些企业名称中不含有区别性字号的企业,通常相关公众会以该企业名称的简称呼叫或识别该企业。若在案证据可以证明该企业名称简称经过长期、广泛的使用与宣传,已经为相关公众所熟知和认同,在相关领域具有较高的市场知名度,已经产生识别经营主体的商业标识意义,则其可以获得第三十一条所指的在先商号权的保护。

在第4040376号“天拖”商标异议复审案中,一审法院和二审法院均采信了天津拖拉机制造有限公司在诉讼程序中提交的新证据,判定“天拖”作为天津拖拉机公司的特定简称的时间远远早于被异议商标申请日,而且“天拖”经过长期、广泛的宣传和使用,已经为相关公众所熟知和认同,在全国范围内的拖拉机制造等领域具有较高的市场知名度,已经产生识别经营主体的商业标识意义,凝聚了天津拖拉机公司的商誉,可以视为天津拖拉机公司的企业名称,其相应的权益也和企业名称权一样受到《商标法》第三十一条的保护。被异议商标定使用于拖拉机等商品上,易使相关公众认为该商标与天津拖拉机公司具有某种特定联系,从而攀附天津拖拉机公司在“天拖”上积聚的商誉,对该公司造成损害,不应予以核准注册,判决撤销我委裁定。

在第4612533号“中轻家普康zhQJPK及图”商标异议复审案中,一审法院采信中国轻工业品进出口总公司在诉讼程序中提交的新证据,判定原告在诉讼中提交的证据能够证明其在轻工业产品、日用百货、五金家电的销售等方面经营多年,在被异议商标申请注册日之前,“中轻”作为原告公司的商号已经使用多年,在相关公众中具有一定的知名度。由于被异议商标指定使用的热水器、电炊具、烹调器具、电热水器等商品亦属于家电产品,与原告的经营领域相同因此,被异议商标的注册容易使相关公众认为其商品来源于原告或者与原告存在一定的联系,从而损害原告的在先商号权,不应予以核准注册,判决撤销我委裁定。

(七)第三十一条后半段的适用

往年我委因三十一条后半段败诉的案件中,绝大多数属于商评委认定构成恶意抢注,而法院认为在案证据不足以证明在先使用的商标已具有一定影响。为此,商评委对“一定影响”判定的标准予以适当提高。但是,从2012年的诉讼情况看,我委因三十一条后半段败诉的主要原因变成我委认为在案证据不足以证明在先使用的商标已具有一定影响,但是法院认为在恶意明显的情况下,可以适当降低对“一定影响”的举证要求,判定构成恶意抢注。这说明法院关于第三十一条后半段的适用标准有所变化,更加注重运用该条款制止恶意明显的抢注行为,而不再对“一定影响”设定较高的举证要求。

例如,在第4458183号“GATEHOUSE”商标争议中,一审法院认可了定牌加工中对商标的使用,虽然商品销往国外,但不影响该商标在生产企业所在地及周围地区具有知名度。法院认为,第三十一条后半段“设立的基本目的在于禁止他人基于不正当目的将他人在先使用的商标抢先注册为商标,因此,在该条款的适用中,虽通常要求在先商标具有一定知名度,但该知名度要求的重要作用在于通过知名度的认定而推定商标注册人的恶意,因此对知名度并不要求较高的标准。通常情况下,如果商标注册人在知晓该在先使用商标的情况下却仍在同一种或类似商品或服务上进行商标注册,则可以认定商标注册人主观有恶意,违反商标法第三十一条的规定”。

在第3747592号“NUXE”商标异议复审行政诉讼案中,原告娜可丝公司在评审程序中提交的证据多为其“NUXE PARIS及树图形”商标在欧美国家以及香港、台湾地区的宣传使用证据,此外还有在被异议商标申请日之前中国网民登陆其网站www.nuxe.com网页的历史记录,国内化妆品论坛有关“NUXE”的产品信息。我委认为在案证据不足以证明在被异议商标申请注册日之前,娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标已经在中国大陆具有一定影响,被异议商标应予核准注册。一审法院认为,在案证据可以证明娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标,“在被异议商标申请注册日之前已经在欧美国家以及香港地区具有了较高的知名度,且通过娜可丝公司对其商标的宣传和使用,使得其‘NUXE PARIS及树图形’商标具备了较高的商业价值,具有了一定影响力。鉴于化妆品类商品属于受关注度较高的日常用品,相关公众对该类商品的认知程度有别于其他商品,且客观上确实存在大量的我国相关消费者由国外购买并带回国内使用的情况。综合上述因素进行判断,就本案而言,能够认定在被异议商标申请注册日之前,娜可丝公司的‘NUXE PARIS及树图形’商标在化妆品等商品上在我国大陆地区已为相关公众所知晓,并形成了一定的知名度”。综合考虑被异议商标申请人同属化妆品行业、曾在香港某公司任董事、在实际使用中将NUXE变形为nu·xe并与树图形结合使用等因素,判定其注册行为构成三十一条后半段所指情形,被异议商标不应核准注册,撤销我委裁定。此外,在第3458324号“卡比利狄CAPPELLETTI及图”商标异议复审行政诉讼案一审判决、第4658980号“Elitron”商标异议复审行政诉讼案一审判决、第4759513号“雨林Rain Forest”商标争议行政诉讼案二审判决中,法院也是考虑到系争商标注册人主观恶意明显而降低了对“一定影响”的举证要求。

我委认为,第三十一条后半段是商标法中制止商标恶意抢注的重要条款,在现行《商标法》并无关于诚实信用原则的总则性或兜底性条款的情况下,如何平衡“恶意”与“一定影响”的关系是该条款适用的难点,也是有效运用该条款制止恶意抢注的关键。我委支持法院在上述几个案子中的观点,在现有法律框架下,在商标恶意抢注严重已经成为备受诟病的痼疾的现实面前,为有效制止恶意抢注,对“一定影响”不应设定过高或过于格式化的举证要求。在在先使用商标知名度较高、两商标高度近似的情况下,可以降低对恶意的举证要求;而在系争商标注册人主观恶意明显的情况下,可以降低对“一定影响”的举证要求,此时如果证明在先使用商标的影响力可能及于抢注人,即可判定构成“一定影响”。 引导建立诚信的市场竞争秩序是商标主管机关和司法机关共同应承担的责任,相信随着商评委与法院在第三十一条后半段适用标准上的逐步统一,双方会在打击商标恶意抢注、促进商标注册良性健康发展方面取得更好的效果

(撰稿人:徐琳)

 

注2:黄晖《驰名商标和著名商标的法律保护》,法律出版社,2001,第143

注1:陈昭华:《商标侵害与救济之实务及策略》,国立台湾人学科技整合法律学拟于究所编印,20072月第l版,第15页。