国家工商行政管理总局商标评审委员会

法务通讯

2014)第

(总第63)                                                                                        20147

 

2013年商标评审案件行政诉讼

情况汇总分析

  一、基本情况

  2013年,商评委裁决商标评审案件14.42万件,当事人不服商评委裁决,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的案件计1760件,与2012年的2525件相比下降了30%,占商标评审案件裁决数量的1.22%,与往年约4%的起诉率相比下降较大;进入北京市高级人民法院二审程序的商标评审案件有881件;进入最高人民法院再审听证程序或再审程序的案件有57件。2013年,商评委共收到法院一审判决2004份,二审判决1158份,再审判决43份。在法院已审结的案件中,商评委2013年一审胜诉率为82.8%,二审和再审亦保持了较高的胜诉率。

  二、主要特点

  (一)评审案件审结量大、起诉信息滞后导致起诉率有所下降

  新《商标法》对商标审查审理时限作了明确规定,为了保证新法顺利实施,确保案件审理符合法定时限要求,商评委深度挖潜,2013年共审结完成商标评审案件14.42万件,相当于以往4年工作量的总和。在相关后续流程工作人员数量不变的情况下,因案件审结量大幅增加导致了评审决定、裁定打印、交邮时间延长,加之我委收到法院起诉信息的时间一般为交邮日后三、四个月,具有一定的滞后性,导致部分2013年做出的评审决定、裁定,我委于2014年才收到法院的起诉通知。由于上述因素,导致2013年的起诉率有所下降。

  又因大量的2013年审结的案件于2014年收到起诉通知,也使得我委2014年的一审应诉量大幅增加。仅2014年第1季度,我委就收到了一审应诉通知约2160件,超出了2013年全年的一审应诉量。

  (二)商评委与法院分歧焦点与往年相比变化不大

  从一审的败诉数据来看,2013年度主要败诉原因比例及其与上年的变化统计见下表:

   

2013年

2012年

商标近似

26%

24%

商品类似

22%

24%

驰名商标

17%

5%

采信新证据

7%

10%

其他在先权利

8%

5%

十条一款(八)项“不良影响”

5%

6%

显著性

4%

5%

抢注在先使用并有一定影响的商标

2%

4%

情势变更

2%

0.8%

文件送达举证

2%

4%

  对上表数据分析可以看出,2013年,商评委与法院的分歧焦点较2012年基本变化不大,因商标近似和商品类似判定存在分歧仍然是我委败诉的主要原因,占所有败诉案件的48%。其他败诉原因中,因驰名商标条款认定与法院存在分歧导致败诉的案件比例有所上升,由2012年的5%上升为17%,其中部分是我委认为驰名商标证据不足或商品类别差别较大无法给予跨类保护,而法院却对此给予了驰名商标保护,也有部分案件是我委认定了驰名商标或给予跨类保护,而法院则未予支持,具体情况下文将详细分析。

  因“抢先注册在先使用并有一定影响的商标”条款败诉的案件比例逐年下降,2011年的比例为7%,2012年的比例为4%,2013年进一步下降为2%,这充分说明我委与法院在用足用好相关条款,大力制止恶意抢注方面已经形成共识,审理标准基本保持一致。

  因法院认为我委未完成评审材料已送达当事人的举证责任而败诉的案件比例于2012年由上年的0.4%激增到4%,但2013年该比例下降了2%。法院充分考虑了商标评审案件以书面审理为主、因审理时间超出一年而无法提供送达证据的客观实际,从节约行政和司法成本的角度出发,在部分案件中对于虽然我委无法提供原告收到案件相关材料的证据,但被诉理由和结论均无不当,原告除主张送达程序违法之外未提出实体上的主张或证据,或者其主张或证据明显不能成立法院在认定送达程序不当的基础上,判决驳回原告的诉讼请求。

  三、具体情况分析

  (一)商品类似的判定

  2013年一审败诉案件中,因商品类似判定存在分歧导致法院一审撤销我委决定或裁定的案件比例占所有败诉案件的22%,与2012年23%的比例基本持平,仍然是仅次于商标近似判定的第二大败诉原因。

  败诉的案件中绝大多数是我委依据《类似商品和服务区分表》(以下称区分表)判定不构成类似商品/服务,而法院突破区分表,认为构成类似商品/服务。但也有部分案件,我委综合考虑恶意、商品关联性、引证商标知名度或独创性等要素突破区分表,判定构成类似商品/服务,而法院认为不构成类似商品/服务,例如,在第G995295商标驳回复审案中,我委突破区分表判定“企业经营、企业管理”与“推销”为类似服务;在第5676649商标异议复审案中,我委突破区分表判定“轮胎”与“自行车、缆车”构成类似商品;在第4595766、4595767商标异议复审案中,我委突破区分表判定饮水机、冰柜、电子防盗装置、眼镜、传感器等商品与金属插销、五金器具、及卫生用水设备、水管龙头等商品构成类似商品;在第622005662200136121990号滴露系列商标驳回复审案中,我委突破区分表判定扫地毯器、抹尘布、家用海绵等与非贵重金属制家用或厨房用容器、梳、清洁布为类似商品,法院一审均认为我委认定错误,上述商品或服务未构成类似商品或类似服务。

  值得注意的是,2013年我委因商品类似判定败诉的案件中有超过一半的案件是有关第25类商品类似判定的。虽然第十版的区分表中对第25类商品的类似群组划分进行了调整,对2501-2505服装类商品全部交叉检索,归为类似商品,但是服装类商品和鞋、帽、袜、手套、领带、围巾、腰带等商品还是分为不同的类似群组。从目前法院判决来看,第25类商品上基本是全部突破判定为类似商品,在商标近似的情况下,我委依据区分表未判定为类似商品的案件基本上都被法院判决撤销。目前我委面临两难选择,一方面,若继续依据区分表的类似群进行判定,当事人起诉至法院必然会导致败诉重裁,浪费了行政资源和成本;另一方面,若完全与法院标准保持一致,第25类商品全部突破判定为类似商品,则会导致复审程序与商标局注册审查程序的标准不一致,造成审查标准上的混乱,影响商标行政机关决定的权威性和当事人对行政行为的可预期性。对此我委应积极应对,就该问题积极进行沟通协调,争取尽快达成审查标准上的一致。

  应该说,区分表在商标注册程序中发挥着重要的作用,在指定商品申报、商品类别划分和商品类似判定上以区分表为基本依据,对于提高行政效率、保证行政决定的统一性具有重要意义。同时在商标确权程序中,从公平优先兼顾效率的角度出发,根据商品的客观属性和个案具体情况对商品类似与否进行综合判定,部分情况下突破区分表判定构成类似商品亦无可厚非。但是,过分强调商品类似判定上的个案原则,会使商品类似的判定标准弹性过大,造成实践中认识上的混乱,甚至可能会模糊普通商标在类似商品上的禁止权与驰名商标在跨类商品上的禁止权之间的界限,破坏商标法(除特别说明外,本文所指的商标法均指2014年5月1日起实施的新商标法)第三十条和第十三条之间的立法平衡。因此,突破区分表应重点把握以下两个原则:

  1.以禁止混淆为原则,全面评述,综合判定。

  商标法第三十条规定,申请注册的商标不得同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似。从该法条的字面含义来看,商标行政机关在对申请商标进行相对理由审查时,必须对商标是否近似以及商品是否类似进行判定,从而做出该申请商标注册是否应予初步审定的决定。但需要强调的是,对商标近似与商品类似与否进行判定仅仅是法律适用要件,而绝非该条款的立法目的。该条款的立法目的是从保护在先商标实现区别商品来源功能的角度出发,避免引起相关公众的混淆,损害在先商标权人的利益和消费者的利益。因此,在适用该条款对商标近似与商品类似与否进行判定时,应以是否可能会造成相关公众混淆为根本标准,不可望文生义,以偏概全地仅仅局限于对商标标识本身的比较和对商品客观属性的归类判定上。商标法第五十七条之(二)中,将“容易导致混淆的”作为在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标构成商标侵权的要件,就充分体现了“禁止混淆”这一商标权保护的基本原则。

  就商品类似的判定而言,对于何种情况下相关公众会认为不同的商品直接存在特定联系,或容易造成混淆,首先,离不开对商品本身客观属性的分析与对比,包括主要原料、生产部门、生产工艺、功能、用途、销售场所、消费对象等,这应该是判定商品是否类似的基础,区分表可以作为重要的参考依据。其次,还应该根据个案的情况,综合考虑引证商标的独创性与知名度,两商标的近似程度,引证商标所有人的多元化经营程度和系争商标申请人的主观意图等多种因素。一般情况下,若相同或近似的商标使用在不同的商品上,会使相关公众认为上述商品是由同一主体提供,或者提供的主体之间存在特定联系,就可以判定上述商品构成类似商品。

  鉴于突破区分表需要在每个案件中对上述要素予以综合考虑,具有个案性,而法院判决和行政机关的决定或裁定实际上具有一定的导向性和示范性,为避免造成认识上的混乱,在突破区分表的案件中,应当就个案中类似商品的判定进行全面分析,特别是可能影响类似判定的个案因素,应予以明示。

  2.注意厘清与驰名商标跨类保护之间的界限。

  商标法在制度设计上,给予了普通商标和为相关公众所熟知的驰名商标不同的保护程度。对于普通商标,其禁用权范围为相同或类似商品,而对于具有较高知名度的驰名商标,则可以从避免驰名商标显著性和声誉受损的角度出发,获得“跨类”保护。值得注意的是,所谓驰名商标获得“跨类”保护,并非特指只有驰名商标才能获得跨商品类别的保护,在以是否容易导致混淆为原则对商品类似进行判定的情况下,跨类别判定不同商品构成类似商品的情况并不少见。驰名商标“跨类”保护应是与普通商标在“类似”商品上获得保护相对应的概念,更确切的表述应为驰名商标可以在 “非类似”商品上获得保护。

  突破区分表对商品类似进行判定,必须注意厘清普通商标保护范围与驰名商标跨类保护之间的界限。一方面,根据商标法明确表达的驰名商标“按需认定”的精神,对于关联性较强的,相关公众可能会认为不同商品是由同一主体提供,或者提供的主体之间存在特定联系的,就可以突破区分表判定构成类似商品,从而适用商标法第三十条予以规制。另一方面,也应防止过于灵活判定商品类似而导致驰名商标保护条款虚化。对于客观属性差别较大,相关公众不会产生混淆,但是在不同商品上的使用可能会使驰名商标所有人长期建立起来的该商标与指定商品之间的强烈联系被弱化或者丑化,或者不当利用驰名商标声誉的情况,还是应通过驰名商标条款给予跨类保护。

  (二)驰名商标的举证要求与保护范围

  1.驰名商标的举证要求

  商标法第十四条规定了认定驰名商标应当考虑的因素,包括相关公众对该商标的知晓程度,该商标使用的持续时间,该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围,该商标作为驰名商标受保护的记录以及该商标驰名的其他因素。该规定原则性较强,在个案中还需要对当事人提交的证据予以综合考量。目前,容易产生分歧的主要有以下两个方面:

  一是有资质的会计师事务所、具有公信力的权威机构、行业协会出具的相关报告或证明的证明效力问题。为保证有关驰名商标证据的真实性和客观性,在《商标评审委员会审理涉及驰名商标认定案件的工作规范意见》中,我委将有关申请人经济指标的审计报告、税务机关出具的纳税证明、广告费专项审计报告、民政部登记的全国性行业协会出具的申请人或者引证商标使用商品/服务的全国同行业排名情况的证明等作为判定引证商标是否构成驰名商标的重要参考,并要求当事人提交原件或者经公证的复印件。但是,在行政诉讼中出现了会计师事务所出具的审计报告中的数据与企业工商年检内容差距较大、有其他证据证明行业协会出具的行业排名并不真实、广告费专项审计报告缺乏相关证据支持等原因而导致法院对其真实性不予认可的情况。

  理论上,具有资质的会计师事务所出具的有关经济指标和广告费的审计报告应该是较为客观的反映了企业的经营状况,但是鉴于目前实践中出现了若干审计报告造假的案例,我委在驰名商标认定的证据采信上应更加客观的看待审计报告证据。有关企业经营情况、引证商标宣传情况应该综合与引证商标有关的销售合同和发票,广告合同和发票,广告宣传载体和影响范围、持续时间等多种因素综合判定,审计报告应仅仅只是一个参考因素而非必要条件。

  对于民政部登记的全国性行业协会出具的申请人或者引证商标使用商品/服务的全国同行业排名情况的证明,从证据性质来看其属于证人证言,证明效力较低,应该结合其他证据予以综合考量。而待证年份当年或次年产生的、公开发布的相关行业排名的证据应具有较强证明力。

  二是对于曾经受到过驰名商标保护的商标或者外国企业所有的,中国境内注册并长期使用、客观上具有较高知名度商标的举证责任减轻的标准问题。

  商标法第十四条明确将该商标作为驰名商标受保护的记录作为认定驰名商标应当考虑的因素;许多中国境内注册并长期使用、具有较高知名度的商标,其国外所有人出于保护商业秘密的目的,往往不愿意提交相关合同、发票等证据,而提交较为公开的资料,如其商标的注册情况、引证商标的宣传证据和获奖证据、专卖店或分支机构分布情况等。目前商评委和法院已基本达成共识,对上述两类商标可适当降低举证责任,但是具体降低到什么程度即可,还缺乏统一的标准。例如,在第1009341号“爱马仕”商标争议案中,法院一审和二审均认为在案证据不足以证明“HERMES及图”商标构成驰名商标,判决维持商评委裁定,但是在第4031298号“Hermes Epitek及图”商标异议复审案中,法院一审认为在案证据可以证明“HERMES及图”商标构成第18类、第25类商品上的驰名商标,跨类保护至测量装置等商品,判决撤销我委裁定。在其他若干案件中,法院采信新证据或降低举证责任认定乐天、欧泊莱、多美滋为驰名商标,判决撤销我委裁定,但是在第3573130、3573131号商标争议案和第5063600号商标异议复审案中,法院一审认为在案证据不足以证明HUGO BOSS系列商标构成驰名商标;在第3085481号商标异议复审案中,法院一审认为在案证据不足以证明“NIKE”商标构成驰名商标;在第4317298号商标异议复审案中,法院一审认为在案证据不足以证明“益达”商标构成驰名商标;在第4101723号商标异议复审案中,法院一审认为在案证据不足以证明“RADO”商标构成驰名商标;在第4556585号商标异议复审案中,法院一审、二审认为在案证据不足以证明“沃尔玛”商标构成驰名商标,均判决维持了我委裁定。

  对此,我委一方面应从制止恶意攀附他人较高知名度商标商誉,损害他人利益的角度出发,继续加大对曾经受到过驰名商标保护的商标或者在中国境内注册并长期使用、客观上具有较高知名度的“国外商标”的保护,降低对此类商标的举证责任要求;另一方面,应就此问题与法院进行沟通交流,以期能够形成具有共识性的标准。

  2.驰名商标的保护范围

  驰名商标经过长期使用、广泛宣传,在相关公众中具有较高的知名度,试图借助其声誉打擦边球、傍名牌的行为也较之普通商标更为常见。由于相关公众已经在驰名商标与使用的商品或服务之间建立起了强烈的联系,若允许他人在其他类别的商品或服务上注册、使用与驰名商标相同或近似的商标,则会淡化、稀释这种联系,即破坏了该驰名商标的显著性,甚至会贬损驰名商标的声誉。在目前的评审和诉讼实践中,对于驰名商标的跨类保护已不限于混淆要求,而是有限引入了反淡化保护。但是,就驰名商标反淡化保护的标准,尚未形成明确一致的意见,实践中也出现了一定的混乱。

  一方面,在某些案件中,法院对驰名商标跨类保护的商品类别跨度较大。例如,认定“美孚”为石油化工产品上的驰名商标,跨类保护至化肥等商品;认定“卡西欧”为电子计算器、电子表、电子音乐仪器商品上的驰名商标,跨类保护至地漏等商品;认定“欧珀莱”、“AUPRES”为化妆品商品上的驰名商标,跨类保护至香肠肠衣、避孕套等商品;认定“中信”为金融服务上的驰名商标,跨类保护至抽水马桶等商品;认定“佐丹奴”为服装上的驰名商标,跨类保护至哈达、寿衣等商品;认定“香奈儿”为化妆品、衣服上的驰名商标,跨类保护至卫生巾等商品。

  另一方面,在第3347978号“海天”商标争议案中,我委根据在案证据认定“海天”为酱油商品上的驰名商标,并跨类保护至无酒精果汁、矿泉水、可乐等商品上。但是法院一审认为,虽然在案证据可以证明“海天”为驰名商标,但是“海天”的固有显著性较弱,且争议商标和引证商标核定使用的商品类别在功能、用途、生产原料、制作工艺及销售场所中的商品分类摆放等多方面存在明显差异,争议商标的注册不会损害驰名商标注册人的利益,在争议商标已经获准注册并实际使用的情况下,不应将其予以撤销。在第4718859号“强生qiangsheng”商标异议复审案中,法院一审认为被异议商标指定使用的酵母、食用香料等商品与引证商标核定使用的婴儿护肤油、婴幼儿用润肤霜区别较大,相关公众一般不致发生混淆,即使将引证商标认定为驰名商标,亦无法予以跨类保护。

  在反淡化理论的起源国美国,就反淡化原则的适用也存在一定的争议,其适用要件是较为复杂和严格的。目前,尽快形成较为明确、统一的驰名商标反淡化保护标准已经成为商评委和司法机关面临的重要课题,应合理确定适用条件,一方面要保证给予驰名商标较高的保护,禁止减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的商标注册或使用,对于知名度较高、独创性较强、使用在日常消费品或服务上,相关公众为普通大众的驰名商标,对其保护的范围应相对放宽。另一方面,也要防止驰名商标制度的滥用,随意扩张驰名商标的权利范围,造成驰名商标的“符号圈地”。

  (三)第十条第一款(八)项“不良影响”的判定

  商评委与法院在第十条第一款(八)项“不良影响”条款的适用上一直存在一定分歧,这也是近年来商评委败诉的主要原因之一。其中,在关于“可能导致消费者误认”是否构成第十条第一款(八)项之“不良影响”问题上的分歧,可能会因商标法第十条第一款(七)项修改而基本解决。新商标法实施后,对于尚未取得注册的,“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”商标可以依据第十条第一款(七)项不予注册,而不再适用第十条第一款(八)项。目前,在“不良影响”的判定上,主要有以下两个问题值得关注:

  1.损害特定民事权益或者非以使用为目的,大量注册商标的行为,是否可以适用第十条第一款(八)项“不良影响”予以规制。

  我委在若干案件中,对明显意图攀附他人商标商誉,但是无法适用2001年商标法第十三条、第十五条、第三十一条规定的商标;或者存在非以使用为目的,大量注册商标的行为,但是当事人在法律依据中未提及2001年商标法第四十一条第一款,适用了第十条第一款(八)项“不良影响” 予以规制,这些案件基本都被法院以法律适用错误予以撤销。

  《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第三条规定,人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。

  新商标法首次明确了申请注册商标应当遵循诚实信用原则,其作为法律原则虽然无法在个案中具体适用,但是具体法律规则的解释与适用均应体现和贯彻维护诚实信用原则这一立法精神。新法实施后,我委将以维护诚实信用原则为指引,用足用好具体法律条款,特别是以新增加的第十五条第二款有效制止恶意抢注,而不宜在仅损害特定民事权益的案件中适用“不良影响”条款。

  对于非以使用为目的,大量注册商标的行为,由于其属于扰乱商标注册秩序的行为,应适用商标法第四十四条第一款予以规制,亦不宜适用“不良影响”条款。

  2.企业名称形式的商标与申请人企业名称不符,是否属于第十条第一款(八)项“不良影响”所指情形。

  依据《商标审查及审理标准》,“商标由企业名称构成或者包含企业名称,该名称与申请人名义存在实质性差异,容易使公众发生商品或者服务来源误认的”属于第十条第一款(八)项“不良影响”所指情形。目前,该标准的适用主要有以下两个问题:

  一是商标虽然与申请人企业名称不符,但是其关联公司的企业名称,可否判定为不构成“不良影响”。

  在第7181856号“CHIVAS BROTHERS LTD”商标驳回复审案中,我委认为申请商标与其申请人的企业名称“芝华士控股公司”存在实质性差异,容易使相关公众对商品来源产生误认,申请商标也无法发挥正常的市场区分功能,缺乏予以注册保护的正当性,构成商标法第十条第一款(八)项“不良影响”所指情形。但是法院二审认为,根据在案证据可以认定芝华士控股公司与芝华士兄弟公司是关联公司,且芝华士兄弟公司出具了同意函,同意申请商标在中国注册,因此申请商标并不属于《商标审查及审理标准》中规定的“商标由企业名称构成或者包含企业名称,该名称与申请人名义存在实质性差异,容易使公众发生商品或者服务来源误认的”情形,应予核准注册。

  二是商标虽然与申请人企业名称存在差异,但是商号部分完全相同,可否判定为不构成“不良影响”。

  在第6209376号“WRANGLER JEANS CO.”商标驳回复审案中,商标注册申请人的英文名称为WRANGLER ALLAREL CORP.,我委认为申请商标与其申请人公司名义不符,易使消费者对商品来源产生误认,从而误买误购,造成经济和公共秩序上的不良影响,构成商标法第十条第一款(八)项“不良影响”所指情形。但是法院一审和二审均认为,申请商标中的英文“WRANGLER”是申请人兰格勒服装公司的英文商号,申请商标可以翻译为“兰格勒牛仔裤公司”,虽然申请商标的中文含义与兰格勒服装公司的企业名称略有差异,但是存在特定对应关系,不易使相关公众对商品来源产生混淆误认,亦不会产生“不良影响”。

  对《商标审查及审理标准》中确定的标准不宜僵化适用,应结合案件具体情况,充分考虑相关公众的一般认读习惯和认知水平。对于商标所含企业名称的商号与申请人的一致,仅组织形式存在差异,但符合商业惯例或者存在特定对应关系或者属于关联公司,不会使公众对商品或者服务来源发生误认的,不宜判定为构成“不良影响”。

  (四)商标法第四条的理解与适用

  商标法第四条第一款规定:“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。”该条款阐明了可以申请注册商标的主体、取得商标专用权的方式,同时,鉴于其对“生产经营活动”的强调,也被理解为是对申请注册人应当有真实使用意图的要求。正如最高人民法院在第4706970号“海棠湾”商标争议案的有关再审申请的行政裁定书中所述:“从该条规定的精神来看,民事主体申请注册商标,应该有使用的真实意图,以满足自己的商标使用需求为目的,其申请注册商标的行为应当具有合理性或正当性。”

  目前,关于该条款的理解与适用主要体现在以下两种类型的案件中:

  一是被异议商标申请人已被吊销营业执照多年但尚未注销的案件。理论上,虽然企业被吊销营业执照仅说明其经营资格的丧失,并不意味着其法律上的民事主体资格已经灭失,其还可以在清算过程中对商标专用权进行处分,因此,不宜仅仅因被异议商标申请人营业执照被吊销,就判定其丧失获得商标专用权的主体资格。但是,若被异议人吊销营业执照时间较长,其既未主动恢复合法经营资质,导致被异议商标因其经营受限而无法使用,也未及时办理公司清算及注销手续,或将被异议商标转让给他人,应判定其已无使用被异议商标的主观意图。对于尚处于注册审核阶段、尚未成为一项法定权利的被异议商标,从节约商标“符号”资源,促进商标实际使用的角度出发,应不予核准注册。法院在第4408546号商标、第3183182号商标、第4280442号商标、第3848227号异议复审案中均据此判决撤销我委裁定,被异议商标应不予核准注册。法院在第3457556号商标异议复审案的二审判决中明确:“如果被异议商标注册申请人的实际行为已经比较明确地表明其已经没有使用被异议商标的意图,应当认定其不再需要取得商标专用权,因此不符合《商标法》第四条的规定,不应核准被异议商标的注册”。

  北京市高级人民法院在今年1月份发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》(以下称审理指南)对该问题进行了明确,第二十四条明确规定:“申请注册被异议商标的企业被吊销营业执照但未办理注销手续,同时符合以下条件的,可以根据商标法第四条的规定,对被异议商标不予核准注册:

  (1)行政裁决作出时申请注册被异议商标企业的营业执照已经被吊销超过三年的;

  (2)无证据显示被异议商标已被转让或被许可给他人使用的;

  (3)申请注册被异议商标的企业未参加商标评审程序和后续诉讼程序,也未对其企业状况及被异议商标情况作出说明或提出相关主张的;

  (4)被异议商标系对引证商标的复制、摹仿且两者指定使用的商品存在一定关联的。”

  二是商标注册申请人非以使用为目的注册商标的案件。例如在前述的第4706970号“海棠湾”商标争议案中,最高人民法院就结合商标法第四条的立法精神,综合李隆丰受访时有关申请注册争议商标意图的介绍和其申请注册了30余件商标,其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关等事实,判定李隆丰申请注册争议商标并无真实使用意图,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序,构成2001年商标法第四十一条第一款所指以“不正当手段取得注册”的情形,认可了商评委和北京高院对此问题的认定。在第4809737号“ERE”商标争议案中,我委综合考虑争议申请人东方希望包头稀土铝业公司在先使用“ERE”的知名度,争议商标的申请人及其姐夫一贯的恶意注册商标的行为及其无铝锭生产能力、索要高额侵权赔偿金等事实,判定争议商标申请人并非基于从事正当生产经营活动的目的申请注册争议商标,其不正当注册行为违反了商标法第四条关于申请注册商标用于正当生产经营需要的规定,扰乱了商标管理秩序和市场经济秩序,属于2001年商标法第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形,争议商标应在全部指定使用商品上予以撤销。

  在上述两种类型的案件中,准确把握商标法第四条的立法精神,对于促进商标使用、制止非正当目的注册商标行为具有重要意义。值得注意的是,虽然北京市高院在审理指南中规定可以根据商标法第四条的规定,对被异议商标不予核准注册,但是第四条属于总则性规定,并非商标法有关禁止商标注册的具体法律依据,基于职权法定原则,商评委在案件审理中直接适用该条款似乎存在法律障碍。从审理指南第二十四条的要件之四“被异议商标系对引证商标的复制、摹仿且两者指定使用的商品存在一定关联的”可见,适用第四条主要旨在规制缺乏正当性或合理性的商标注册行为。商评委在具体案件中,虽然无法直接以第四条作为法律依据,但是可以在阐明第四条的立法精神的基础上,适用商标法第四十四条第一款或者适用申请人主张的其他具体法条,裁定被异议商标不予核准注册或者宣告争议商标无效。

  (五)商标法第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”的理解与适用

  按照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十九条,“其他不正当手段”是指属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。目前,商评委与法院已经基本达成共识,非以使用为目的,大量或多次抢注商标的行为应该属于扰乱商标注册秩序行为,属于商标法第四十四条第一款所指“其他不正当手段取得注册”的情形。这对于有力打击恶意抢注行为具有重要意义,在前述的“海棠湾”商标争议案、“ERE”商标争议案,还有“蜡笔小新”系列商标争议案中的适用均取得了良好的社会效果。但是,关于该条款可否适用在异议复审案件(新法实施后即为不予注册复审案件)中还存在着较大的争议。

  在第4595766、4595767号“JOXOD”商标异议复审案和第4163604号“浪琴LANGQIN”商标异议复审中,法院一审和二审都明确表达了该条款位于2001年商标法第五章“注册商标争议的裁定”,只能适用于注册商标争议案件,不能适用与异议复审案件的观点。但是在第4900149、4906700号NIKE系列商标异议复审案中,法院一审则认为:“其立法本意在于本着诚实信用的原则,制止恶意申请注册商标的行为,维护良好的市场秩序。这一宗旨应当贯穿于商标审查、核准程序,异议和争议程序的始终。如果商标局或者商评委在商标注册阶段即发现该商标申请人系企图以欺骗收到或者其他不正当手段取得注册,可以适用该条款不予核准注册该商标注册,而不必等待该商标被核准注册后再适用该条撤销不当注册商标”,并最终综合考虑被异议商标申请人在多个商品或服务类别上申请注册了三十余个包含“NIKE”或“耐克” 的商标、耐克公司及其商标具有较高知名度等事实,判定被异议商标的注册会扰乱商标注册管理秩序,违反了2001年商标法第四十一条第一款的规定,应不予核准注册。

  我委认为,依据商标法第四条第一款的立法精神,民事主体申请注册商标应当是基于正当使用的目的,确为生产经营所需要。商标法第三次修改也特别在总则部分增加了第七条第一款,明确规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。”这对于行政执法机关和司法机关充分解释运用具体法律条款,有效制止不具有正当性的商标注册行为具有重要的指导意义。目前我国存在大量的商标掮客,他们不以使用为目的,仅是为了不正当占用资源或者谋取不正当利益,大量申请注册商标。此类商标的注册不仅对推动经济发展毫无益处,还扰乱了正常的市场竞争秩序,浪费了大量的行政资源,造成了恶劣的社会影响。此类行为无论是在商标注册程序中,亦或商标无效宣告程序中,均应一旦发现,立刻制止。若仅仅因为立法技术上的疏漏导致禁止“以其他不正当手段取得注册”的条款仅存在于第五章“注册商标的无效宣告”,在第三十五条有关提出异议的具体法律依据中未包含“以其他不正当手段取得注册”的情形,就排除该条款在异议和不予注册复审案件中的使用,则会导致扰乱商标注册秩序的商标在异议程序中可以获准注册,但是一旦注册即可被宣告无效的逻辑悖论,有违商标法第四条第一款和第七条第一款的立法精神。

  (撰稿人:徐琳)