《商标法》第十条第二款中

“公众知晓的外国地名”的判定

 

商标评审委员会 徐琳

 

《商标法》第十条第二款规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。”与我国的地名能否注册以行政区划级别予以划分不同,对于外国地名,是以是否为“公众知晓”作为可否获准注册的判定条件。本文结合若干典型案例,就“公众知晓的外国地名”及“地名具有其他含义”的判定进行简要分析。

一、《商标法》第十条第二款的立法目的

我国1983年《商标法》对于地名用作商标注册和使用并无相关禁止性规定,1993年修订时增加第八条第二款,规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标;但是,地名具有其他含义的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效”。2001年《商标法》在维持1993年《商标法》前述规定的同时,在第十条第二款中将“作为证明商标和集体商标注册组成部分”增加为“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”可以获得注册的例外性规定。2013年,《商标法》第三次修订保留了2001年《商标法》第十条第二款的相关规定。

商标的基本功能是区别商品来源,所谓“商品来源”是指具体的商品生产者或者服务提供者,而非地理性来源。若将地名注册为商标,则容易让人认为其所标志的是产地或提供地,具有地理描述性,而通常不会认为指向某个具体的厂商,因而不具有商标应有的显著性;且地名作为公共资源,其性质使得任何人不得将其注册为商标作为私权利独享,否则会妨碍同一地区其他厂商正当使用该地名的权利。因此,世界上绝大多数国家都对地名商标的使用进行限制。我国目前采取的是有限制的使用地名作商标的原则,即从我国实际出发,将禁止注册和使用的地名限定为县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,对于县级以下行政区划的地名或者非公众知晓的外国地名则不予以限制。同时,还规定前述地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册使用地名的商标继续有效。

二、“公众知晓的外国地名”的判定

关于“公众知晓的外国地名”的判定,主要涉及一下几个方面的问题:

(一)“公众知晓”的判定

商标法律制度具有地域性,因此“公众知晓”应以我国公众对该外国地名的认知程度为判断依据。需要特别说明的是,本条款中的“公众”与商标法下通常所说的“相关公众”并非同一概念。商标法下的“相关公众”是指商标所标识的商品的生产者或者服务的提供者;商标所标识的商品/服务的消费者;商标所标识的商品/服务在经销渠道中所涉及的经营者和相关人员等,它强调了主体与商标所标识的商品/服务的密切相关性。而本条款中对是否构成“公众知晓的外国地名”的判定强调的是普通公众对该“地名”的认知程度,而非对该“地名”作为商标的知晓程度。因此,“公众”是指我国普通的、具有广泛性的公众。

是否为“公众知晓的外国地名”虽然是客观事实,但是对其进行判定具有一定的主观性,需要考虑我国普通公众对该地名的知晓程度,并非通过字典等工具书可以查到的地名均为“公众知晓的外国地名”。某地名为中国公众所知晓可能因其是发达国家的首都、具有国际影响力的城市或者著名旅游城市,可能是有某种特殊资源或特产,也可能是与中国有特殊历史渊源,或者是拥有一支著名球队而为中国普通公众知晓。一般来说,中国普通公众通过教育、书籍、媒体、网络等方式容易得知的外国地名可以认为是《商标法》第十条第二款所述的“公众知晓的外国地名”。

是否为“公众知晓的外国地名”有时还会因为中外文形式不同而结论不同,就有的外国地名而言,若中国普通公众仅对其中文翻译较为熟知,但对其外文表现形式并不熟知,则该地名的外文表现形式不应视为我国公众所知晓的外国地名。

在第5645357号“Shimizu及图”商标驳回复审案[1]中,商评委认为“Shimizu”在《英汉大辞典》中有日本清水市的含义,但是一审法院和二审法院均认为因地缘因素、语言差异等因素,中国公众一般难以将“Shimizu”认知为作为地名的日本清水市,现有证据亦不足以证明“清水市”作为日本地名已为中国公众所知晓。在第6819548号“milwaukee及图” 商标驳回复审行政诉讼案[2]中,两审法院均认为虽然2007年版《英汉大词典》以及互联网搜索的结果均显示申请商标中的“milwaukee”对应的中文译文为密尔沃基,而密尔沃基是美国威斯康星州东南部的城市名称。但根据现有证据尚不足以认定“milwaukee”作为该外国地名的外文表达,对于中国公众而言具有较高的认知程度,申请商标未构成《商标法》第十条第二款规定的不得注册情形,判决撤销商评委决定。

(二)“外国地名”的界定

本条款中对“外国地名”的要求与我国地名不同,我国地名以是否构成县级以上行政区划作为判断标准,但是对于“外国地名”,则对其行政区划级别没有要求,只要为我国公众知晓即可,即使其是一个小镇的名字,亦或是古地名。例如,在第7473333号“Olympia 66 商标驳回复审案[3]中,恒隆地产(商标)有限公司(以下称申请人)向商标局申请注册“Olympia 66”商标,指定使用在海报、说明书、照片、图片等商品上。此外,申请人在第193536394142等多类商品或服务上申请注册了多件“Olympia 66”、“ 恒隆广场Olympia 66”商标。商标局认为申请商标是公众知晓的外国地名,依据2001年《商标法》第十条第二款的规定驳回申请商标及其他多件系列商标的注册申请。申请人以“OLYMPIA”是古希腊城市,而《商标法》第十条第二款规定的“外国地名”应限于现存使用的地名为由,请求准予申请商标注册。但是,商评委与一审法院均未支持该理由,认为《商标法》第十条第二款并未将“外国地名”限定为现存使用的地名,“OLYMPIA”作为奥林匹克运动的发源地已为中国公众所熟知,构成了本条款项下的公众知晓的“外国地名”。

此外,若申请商标与某一公众知晓的外国地名整体相似且该申请商标未形成其他含义,则也可以判定该商标为公众知晓的“外国地名”。如在第5782202号“HAVANNA”商标驳回复审案[4]中,商评委认为,申请商标“HAVANNA”与中国公众熟知的古巴首都哈瓦那的英文“HAVANA”仅相差一个字母,整体外观和发音极为近似,申请商标不符合《商标法》第十条第二款的规定,其注册申请应予驳回。两审法院均判决维持了商评委的驳回决定。

(三)“公众知晓的外国地名”商标的组成要素

实践中有的商标中除了含有“公众知晓的外国地名”,还具有其他的组成要素,对于此类含有其他组成要素的商标,是否属于《商标法》第十条第二款的调整范围呢?

依据2005年《商标审查及审理标准》,商标由公众知晓的外国地名构成,或者含有公众知晓的外国地名的,判为与公众知晓的外国地名相同。在国际注册第G980884号“ZURICH HELPPOINT 商标驳回复审案[5]中,商评委认为“ZURICH”的中文含义为苏黎世,是公众知晓的外国地名,构成《商标法》第十条第二款不得注册的情形。但是一审法院法院却认为《商标法》第十条第二款应适用于“仅”由地名构成的商标。本案中,虽然申请商标中包含有外国地名“ZURICH”,但并非仅由地名构成的商标,故不属于商标法第十条第二款调整的范围。商评委关于申请商标的注册不符合商标法第十条第二款规定的认定有误,应予纠正,判决撤销商评委决定。商评委不服,向北京市高级人民法院上诉。二审法院经审理认为:《商标法》第十条第二款不仅适用于仅由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名构成的商标,也适用于含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名的商标。原审法院认定《商标法》第十条第二款应适用于仅由地名构成的商标过于绝对化,属于理解法律有误。

三、“地名具有其他含义”的判定

《商标法》第十条第二款将“地名具有其他含义”作为“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不得作为商标”的除外情况。一般而言,本条款中的“其他含义”是指除地名以外的其他含义,且在普通公众中,该“其他含义”强于地名含义。鉴于《商标法》第十条为“禁用”条款,即“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”不仅不能注册,还禁止使用,因此,“其他含义”不应包括通过使用获得的所谓商标的“第二含义”。

(一)地名本身具有其他含义的

对于地名本身具有其他含义的,判定是否构成《商标法》第十条第二款所规定的不得注册情形的难点,在于判断“其他含义”是否强于地名含义。在判断外国地名的其他含义是否强于其地名含义时,通常仍应以我国普通公众为判断主体标准。如在第5705649号“DETROIT”商标驳回复审案[6]中,申请人的复审理由“DETROIT”除了是美国的一个城市的名称外,还是美国一条河流的名称,因此具有“其他含义”,应准予注册。商评委经审理认为,“DETROIT”的中文含义为“底特律”,是美国密歇根州首府。在中国公众的认知中,底特律作为“汽车之城”的知名度远远高于其作为美国一条河流名称的含义,因此申请商标并没有强于其公众知晓的外国地名的含义,申请人的复审理由不成立,依据《商标法》第十条第二款的规定,申请商标的注册申请应予驳回。本案后经过两审,两审法院均判决维持商评委的驳回决定。

实践中常见的外文商标具有其他含义的情况是该外文既是外国地名,也是外国常见的姓氏。外国地名与外国姓氏之间含义强弱的比较,具有个案性,需要根据个案的不同情况具体判断,客观上说也具有一定的主观性。例如,在第3330317号“华盛顿及图”商标驳回复审案[7]中,申请商标指定使用在第31类鲜水果、自然花、树木等商品上。申请人的复审理由为:“华盛顿”除了是美国的首都外,还是美国常见的姓氏,特别是美国的开国总统“华盛顿”为世人所知晓,申请商标具有除了地名以外的其他含义,应准予注册。商评委经审理认为,“华盛顿”是美国的首都,为公众知晓的外国地名,对于中国公众而言,“华盛顿”一词作为美国首都的含义强于该词作为英语国家人名姓氏的含义,依据《商标法》第十条第二款的规定,申请商标的注册申请应予驳回。本案后经过两审,两审法院均判决维持商评委的驳回决定。

而在第6565593号“HAMPTON MANOR”商标驳回复审案[8]中,商评委认为“HAMPTON”的中文含义为“汉普顿”, 是美国弗吉尼亚州东南部城市,在中国公众中,其地名含义强于姓氏的含义,判定申请商标构成《商标法》第十条第二款规定的不得注册情形。但一审法院认为,汉普顿作为姓氏的含义强于地名,申请商标的注册未构成《商标法》第十条第二款所指不得注册的情形,判决撤销商评委决定。

(二)商标由公众知晓的外国地名和其他要素构成,整体具有其他含义的

如前所述,《商标法》第十条第二款不仅适用于仅由公众知晓的外国地名构成的商标,也适用于含有公众知晓的外国地名的商标。若商标由公众知晓的外国地名和其他要素构成,则应判断该商标的各部分组合是否使商标在整体上具有了有别于该外国地名的“其他含义”。在前述第7473333号“Olympia 66 商标驳回复审案中,虽然申请商标由外文“OLYMPIA”和数字“66”组成,但上述两个组成部分组合在一起并未产生新的含义,“OLYMPIA”仍为申请商标的显著识别部分,且在申请商标中亦未产生其他含义,因此应认定申请商标构成《商标法》第十条第二款不得注册的情形。

2010420日最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第4条规定,“如果商标因有其他要素的加入,在整体上具有显著特征,而不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的,就不宜因其含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,而认定其属于不得注册的商标。”从该规定的文字表述和实际执行效果来看,目前对于地名与其他要素共同组成的商标的判定标准趋于从宽,若该要素具有一定的独立性和显著性,则一般会判定商标整体不再具有地名含义或者不以地名为主要含义,可以获准注册。

在前述的第G980884号“ZURICH HELPPOINT 商标驳回复审案中,二审法院虽然认为一审法院认定《商标法》第十条第二款应适用于仅由地名构成的商标过于绝对化,属于理解法律有误;但同时认可了一审法院关于申请商标整体具备显著性,并不违反商标法第十条第二款规定的认定,认为申请商标中除外国地名“ZURICH”之外还含有其他组成部分,该组成部分与“ZURICH”在字体、字号等方面无差别,两者在申请商标整体中所占比例也无不同,相关公众在看到申请商标时,不会将其识别为地名,申请商标具有可注册性。最终判决驳回上诉,维持原判。

此外,在国际注册第G1024730号“Munich RE及图”商标驳回复审行政诉讼案[9]中,二审法院认为虽然申请商标中含有地名文字,但是因有其他要素的加入,其整体上已经形成了有别于地名的其他含义,不宜因其含有公众知晓的外国地名而认定其属于不得注册的商标,判决撤销商评委决定和一审判决。在第4815053号“THE VENETIAN商标驳回复审案[10]及其他两件“THE VENETIAN系列商标驳回复审案中,一审法院认为图形要素的加入使得申请商标整体具有显著性,整体上已经形成了有别于地名的其他含义,应准予初步审定,判决撤销商评委的驳回决定。

(三)商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立,地名仅起真实表示申请人所在地作用的

依据《商标审查及审理标准》,对于商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立,地名仅起真实表示申请人所在地作用的,应不适用《商标法》第十条第二款规定。

例如:

 (“GENEVE”译为“日内瓦”)

申请人:QUINTING S.A.  地址:瑞士日内瓦

     四、结语

 对是否构成“公众知晓的外国地名”,应以我国“普通公众”对该外国地名的认知程度为出发点进行考量,一般来说,中国普通公众通过教育、书籍、媒体、网络等方式容易得知的外国地名可以认为是《商标法》第十条第二款所述的“公众知晓的外国地名”。

《商标法》第十条第二款对“外国地名”的要求与我国地名不同,对于“外国地名”,对其行政区划级别没有要求,只要为我国公众知晓即可,即使其是一个小镇的名字,亦或是古地名。若申请商标与某一公众知晓的外国地名整体相似且该申请商标未形成其他含义,则也可以判定该商标为公众知晓的“外国地名”。本条款不仅适用于仅由公众知晓的外国地名构成的商标,也适用于含有公众知晓的外国地名的商标。

作为“公众知晓的外国地名不得作为商标”的除外情况,“地名具有其他含义”是指除地名以外的其他含义,且在普通公众中,该“其他含义”强于地名含义,并不应包括通过使用获得的所谓商标的“第二含义”。



[1] 参见商评字〔2010〕第27457号关于第5645357号“Shimizu及图”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第562号判决;北京市高级人民法院(2011)高行终字第1376号判决。

[2] 参见商评字〔2011〕第22731号关于第6819548号“milwaukee及图”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第1715号判决;北京市高级人民法院(2012)高行终字第1922号判决。

[3] 参见商评字[2011]21750号关于第7473333号“Olympia 66”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第1206号判决。

[4] 参见商评字〔2009〕第25615号关于第5782202号“HAVANNA”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第1506号判决;北京市高级人民法院(2010)高行终字第1066号判决。

[5] 参见商评字【2011】第02276号关于第G980884号“ZURICH HELPPOINT”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2708号判决;北京市高级人民法院(2012)高行终字第1001号判决。

[6] 参见商评字【2009】第25080号关于第5705649号“DETROIT”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第901号判决;北京市高级人民法院(2010)高行终字第882号判决。

[7] 参见商评字【2006】第0048号关于第3330317号“华盛顿及图”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2006)一中知行初字第1161号判决;北京市高级人民法院(2007)高行终字第107号判决。

[8] 参见商评字【2011】第29188号关于第6565593号“HAMPTON MANOR”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第1508号判决。

[9] 参见商评字【2012】第20021号关于第G1024730号“Munich RE及图”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第3335号判决;北京市高级人民法院(2013)高行终字第884号判决。

[10] 参见商评字【2011】第15982号关于第4815053号“THE VENETIAN”商标驳回复审决定;北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第353号判决。